Оценка убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции

В наиболее развитых странах все большая часть валового внутреннего продукта формируется за счет объектов интеллектуальной собственности (далее — ИС) и инноваций, роль которых в экономике и обществе постоянно растет, а вместе с этим растет оборот контрафактной продукции, объем и способы нарушений прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД) и средства индивидуализации.

По оценкам Международной торговой палаты, торговля контрафактной продукцией во всем мире составляет 5–7% от объема всей международной торговли товарами, что в абсолютных величинах составляет порядка 500 млрд. долл. США в год.

По официальным данным Роспатента, оборот всей поддельной продукции, включая товары народного потребления, на российском рынке составляет 80–100 млрд. руб. в год, в результате чего экономика недосчитывает 1,5 млн. рабочих мест, а госбюджет — 30 млрд. руб. По неофициальным данным, оборот контрафакта в России значительно больше и оценивается в 150–200 млрд. руб. в год. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), одни только прямые убытки от контрафактной продукции и пиратства в мире превышают сегодня 100 млрд. долл. в год. По данным ГИАЦ МВД России в 2008 году правоохранительными органами выявлено 13,0 тыс. преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированных и контрафактных товаров . Всего в 2008 году выявлено и признано судами 10,2 миллиона единиц контрафактной продукции [185].

Контрафакция и «интеллектуальное пиратство» являются глобальными проблемами мировой экономики, они негативно сказываются на всех секторах экономики, в которых важную роль играет творчество: изобретательство и инновации. Современные технологии требуют быстрых и адекватных изменений в законодательстве о защите интеллектуальных прав, разработки эффективных экономико-правовых и организационно-правовых методик и моделей как по расследованию нарушений интеллектуальных прав (включая процедуры оценки убытков правообладателей товарных знаков (далее — ТЗ) от контрафакции), так и по оценке уровня контрафактной продукции в стране и мире.

Системная борьба с контрафактной продукцией в целом и защита ИС от противоправного посягательства на современном этапе становятся важными составляющими экономической безопасности государства.

Актуальность исследования по заявленной теме является значимой по следующим причинам:

  • ни в России, ни в мире не решена проблема стандартизации подходов к анализу ИС для целей оценки упущенной выгоды и экономического ущерба правообладателей РИД и средств индивидуализации;
  • государственный бюджет теряет значительную часть доходов в результате сокрытия «пиратами» получаемых прибылей, в результате чего формируется теневой сектор экономики, дискредитируется авторитет отечественных и зарубежных предпринимателей, потребителям наносится материальный и моральный вред (ущерб);
  • правообладатели, потребители и государство несут повышенные издержки, связанные с защитой своих прав и интересов, со сбором доказательств по фактам нарушений, с расследованием самих нарушений, а также с возмещением убытков от правонарушения;
  • такое криминальное явление, как «интеллектуальное пиратство» снижает международный авторитет страны, усиливает криминальную напряженность, уменьшает приток инвестиций, способствует появлению организованных преступных групп.

Степень разработанности проблемы. Проблеме оценки ИС и анализа упущенной выгоды и экономического ущерба от нарушения интеллектуальных прав посвящены работы как зарубежных, так и отечественных авторов. В частности, теоретические и практические разработки зарубежных исследователей Г. Смита (G. Smith), Р. Рейли (R. Reilly), Р. Швайса (R. Schweihs), Д. Русма (J. Roosma), Д. Керра (J. Kerr), К. Менара (C.Menard), Э.Вальцескини (E.Valceshini), а также отечественных авторов Азгальдова Г.Г., Близнеца И.А., Волынец-Руссета Э.Я., Долгина А.Б., Зарудневой А.Ю., Карповой Н.Н., Кириченко В.И., Козырева А.Н, Козыря Ю.В., Кокаревой О.В., Конова Ю.П., Корчагина А. Д., Лапина Е.С., Лебедевой З.А., Леонтьева Ю.Б., Лопатина В.Н., Миркина Я.М., Мисовца В.Г., Мухопада В.И., Нестерова А.В., Новосельцева О.В., Пороховской О.А., Сизова Ю.С., Шаститко А.Е., Шульги И.Е., Юсуфова А.Ш., Яскевича Е.Е. стали основой для определения методических подходов по оценке убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции.

О недостаточной разработанности проблемы свидетельствует тот факт, что на сегодняшний день в России нет общепризнанной методики расчета показателей, отражающих масштабы контрафакции в сфере ИС, а также не создано прозрачных правил, стандартов и методик по оценке убытков правообладателей ТЗ, в т.ч. для целей судопроизводства.

Целью диссертационного исследования является развитие методологии и методов экономического анализа и оценки убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции; совершенствование стоимостного моделирования упущенной выгоды и экономического ущерба правообладателей ИС в условиях неопределенности и создания эффективной инфраструктуры управления инновационной деятельностью и формирования привлекательного инвестиционного климата в РФ.

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие основные задачи:

  • определены экономическая и гражданско-правовая сущность категории «убытки правообладателей товарных знаков от контрафакции»; выявлены причины и последствия нарушений прав на товарные знаки; проведена классификация убытков и издержек по видам нарушений и субъектам пользователей товарными знаками;
  • исследован зарубежный опыт анализа и оценки убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции и определены пути его адаптации к условиям России; проведен сравнительный анализ законодательств и методических подходов к оценке убытков правообладателей ИС в России и за рубежом;
  • даны рекомендации по разработке и развитию методик по оценке убытков правообладателей товарных знаков на территории РФ, а также принципов построения системы стандартов и правил по оценке убытков;
  • разработан обобщенный алгоритм оценки убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции (с использованием методологии профессиональной оценки) для целей судопроизводства;
  • уточнено содержание категории «объект оценки» (согласно Закону «Об оценочной деятельности в РФ») в отношении «убытков правообладателей товарного знака» и внесены предложения по изменению действующего законодательства об оценочной деятельности в РФ;
  • в условиях неопределенности даны рекомендации по проведению экономического анализа и оценки убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции с помощью метода сценариев (по ст.180 УК РФ) и моделирования поведения потребителей контрафактного продукта.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются экономические системы народного хозяйства, включающие предприятия и организации промышленности, отрасли, регионы, иных экономических субъектов, занимающихся управленческой и оценочной деятельностью в сфере инноваций и ИС. Предметом исследования являются управленческие отношения, возникающие в процессе противоправного использования ИС, включая вопросы оценки убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции.

Методологической и теоретической основой исследования являются труды российских и зарубежных ученых по проблемам оценки ИС, лицензионной торговли и создания условий для добросовестной конкуренции по использованию товарных знаков на территории РФ. Основные из них опубликованы такими авторами, как Козырев А.Н., Лапин Е.С., Мухопад В.И., Новосельцев О.В., Шаститко А.Е., Юсуфов А.Ш., Г. Смит, Р. Рейли, Р. Швайс, Э.Вальцескини и др.

Кроме того, исследование базируется на изучении и анализе законодательных актов РФ и зарубежных стран; межгосударственных соглашений; обзоров судебной практики разрешения споров, связанных с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; документов Всемирной торговой организации; Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS), которое определяет права и обязательства членов ВТО в области защиты ИС и др.

Исследование проводилось с использованием системного подхода, методов обобщения и сравнения, анализа и синтеза, метода группировок, методов исторического и логического анализа теоретического и практического материала.

Диссертационное исследование проведено в рамках п.п.4.2, 4.10 и 4.17 паспорта номенклатуры специальностей научных работников по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (управление инновациями и инвестиционной деятельностью).

Научная новизна исследования заключается в развитии методических и методологических положений стоимостной оценки убытков правообладателей товарных знаков на основе выявления и систематизации информационно-организационных ресурсов и разработке практических рекомендаций по стоимостной оценке и нормативно — методическому обеспечению процесса оценки и возмещения ущерба правообладателей товарных знаков от контрафакции с целью создания эффективной инфраструктуры управления инновационной деятельностью и формирования привлекательного инвестиционного климата в стране.

Наиболее существенные научные результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, состоят в следующем:

1. Выявлены наиболее общие причины и последствия нарушений прав на товарные знаки, классифицированы убытки правообладателей и издержки основных участников рынка товарных знаков, и на этой основе разработаны: обобщенный алгоритм и принципы построения системы стандартов и правил по оценке убытков правообладателей ТЗ от контрафакции с использованием методологии профессиональной оценки.

2. На примере материалов уголовного дела (по ст.180 УК РФ) проведены в условиях неопределенности экономический анализ и оценка убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции с помощью метода сценариев и моделирования поведения потребителей контрафактного продукта.

3. В качестве создания эффективной инфраструктуры управления инновационной деятельностью и дальнейшего развития нормативной и методической базы оценочной деятельности в РФ предложена концепция трехуровневой системы профессиональных стандартов, правил и методик (национальный, отраслевой и корпоративный уровни) по оценке убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции, направленной на минимизацию издержек правообладателей по управлению такими нематериальными активами, как права на товарные знаки.

4. Сформулированы основные проблемы и противоречия в нормативно- методическом обеспечении оценочной деятельности в РФ в отношении таких объектов оценки, как «права на РИД», «исключительные права на товарные знаки» и «убытки правообладателей товарных знаков от контрафакции», а также предложены пути их решения.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся в ней выводы и рекомендации могут быть широко использованы профессиональными оценщиками, судебными экспертами и специалистами, правоохранительными органами, адвокатами и правообладателями товарных знаков. В частности, самостоятельное практическое значение имеют:

1. классификация убытков и издержек правообладателей ТЗ;

2. система количественных и качественных показателей «убытков правообладателей товарных знаков» как объекта оценки;

3. методические рекомендации по анализу и расчету убытков правообладателей товарных знаков в условиях неопределенности.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в процессе оказания профессиональных услуг по оценке стоимости и в ходе осуществления консультационно-экспертной деятельности в организациях: ООО «АО и ЭС «Дисконт» (г.Пятигорск), ООО «РОСЭКСПЕРТ» (г.Москва), ООО «ЦЕНТР ВЛ» (г.Москва), ООО «Консультационно-исследовательский центр интеллектуального капитала Лабрейт.Ру» (КИЦИК ЛАБРЕЙТ.РУ, г.Москва), ООО «Научно-Практический Центр Профессиональных Оценщиков» (НПЦПО, г.Москва), АНО «Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности» (РНИИИС, г.Москва), ООО «Знак-Защита» (г.Москва).

Изложенные в работе выводы и рекомендации были успешно применены на практике при оценке убытков правообладателей товарных знаков в рамках гражданского, уголовного и исполнительного судопроизводств.

Основные положения и результаты работы были доложены во время выступлений соискателя на:

  • организованном при участии диссертанта круглом столе «Юридические и экономические аспекты оценки убытков/ущерба правообладателей товарных знаков (ст.180 УК РФ) и объектов авторского права (ст.146 УК РФ)» (ЦЭМИ РАН, Москва, 10 октября 2007 года);
  • международной научно-практической конференции «Оценка и регистрация интеллектуальной собственности в России и Германии: теория и практика» (Московский городской университет управления Правительства Москвы, 21–22 ноября 2007 года, тезисы доклада).
  • круглом столе «Оценка и регистрация интеллектуальной собственности. Юридические и экономические аспекты нарушения прав владельцев ИС. Меры борьбы с контрафактной продукцией» (Университет МВД, Москва, 19.02.2008, тезисы доклада).
  • международной конференции «Защита прав интеллектуальной собственности в России» (Москва, 14–15 июня 2007 года, тезисы доклада).

В 2007 году в составе рабочей группы диссертант принял участие в разработке «Методики по расчету убытков (реального ущерба и упущенной выгоды) правообладателей (лицензиатов) товарных знаков» для ОАО «ЛУКОЙЛ».

В 2007 году в составе рабочей группы Экспертно-консультативного совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития России диссертант принял участие в разработке проекта федеральных стандартов оценки ФСО №7 («Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности»). На основе подготовленных соискателем предложений на заседании рабочей группы была одобрена сфера применения стандарта оценки (ФСО №7) для целей определения размера убытков, причиненных в связи с неправомерным использованием интеллектуальных прав, с учетом практики идентификации убытков правообладателей интеллектуальной собственности в качестве объекта оценки.

Глава 1. Убытки правообладателей товарных знаков как объект оценки

1.1. Понятия, признаки и классификация убытков правообладателей товарных знаков

Необходимость оценки и возмещения понесенных утрат и потерь стояла перед человечеством всегда. Особую актуальность вопрос о защите прав и законных интересов в обществе получил с момента установления товарно-денежных отношений. Одним из древнейших и основополагающих институтов в защите нарушенных прав является институт возмещения убытков, который сохраняет свое значение, и по сей день. Возмещение убытков как один из видов гражданско-правовой ответственности в силу своей правовой природы применяется при регулировании не только внутригосударственных, но и международных отношений.

Область правонарушений, тяжесть и масштабы их вредных последствий рассматриваются в разрезе трех систем права: административного, уголовного и гражданского. Сам правовой феномен «убытки» закреплен в действующем законодательстве в основном с помощью оценочных категорий, что создает большие трудности на практике при их доказывании и расчете.

Термин «убытки» можно рассматривать в двух значениях: экономическом и гражданско-правовом. При этом общим признаком убытков является то, что они представляют собой денежное выражение хозяйственных диспропорций, проявляющихся в уменьшении имущественных активов, увеличении пассивов (обязательств), превышении расходов над доходами.

В настоящее время, в связи с развитием института интеллектуальной собственности и вступлением человечества в новую постиндустриальную эпоху, в которой ключевую роль играют интеллектуальные и информационные ресурсы (технологии), возрастает значимость вопросов по:

  • охране и защите интеллектуальных прав от контрафакции;
  • снижению рисков и транзакционных издержек в сфере интеллектуальных прав (в т.ч. прав на товарные знаки).

Одним из нерешенных вопросов в научно-методическом обеспечении защиты правообладателей товарных знаков является оценка убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции. Как отмечает профессор Нестеров А.В. [141], «контрафакция — разновидность фальсификации, представляет собой намеренное, в коммерческих целях, незаконное введение в коммерческий оборот объектов, на которые распространяются действия законов Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, интеллектуальной, промышленной собственности, а также международных договоров».

Слова «вред», «убыток», «ущерб» употребляются в русском языке как синонимы . Традиционно они связаны с понятием потери, утраты чего-либо в результате действия (бездействия) как самого лица, несущего убыток, так и других лиц, либо иного воздействия.

Убытки и ущерб в российском законодательстве вообще (в рамках гражданского, административного или уголовного права), и в отношении прав на товарные знаки (далее ТЗ) в частности, имеют свои особенности и отличия.

Эти особенности находят свое отражение в российской судебной практике, согласно которой суды часто отказывают в удовлетворении требований о взыскании убытков (особенно упущенной выгоды) из-за их недоказанности.

Рассмотрим термины «ущерб» и «убытки» с экономической точки зрения.

В энциклопедии предпринимателя ущерб (damage, injury, loss) определяется как следствие причинения вреда имущественному положению юридического лица или гражданина (имущественный ущерб), принадлежащим гражданину от рождения или в силу закона нематериальным благам (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или вреда, нарушающего их личные неимущественные права (право на использование своего имени, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, моральный вред).

В ВТО принято следующее определение ущерба: ущерб (серьезный, материальный) — Injury, prejudice, damage (serious, material) — означает ущерб национальной промышленности или угрозу такого ущерба, общее ухудшение состояния национальной промышленности и определяется как снижение продаж, сбыта продукции, доли на рынке, производительности, прибыли, доходов по инвестициям, загруженности производственных мощностей. Ущерб возникает также вследствие негативного изменения внутренних цен, товарных запасов, заработной платы, экономического роста, фактора инвестиционной привлекательности и т.п.

Денежное выражение ущерба, называется убытком. Словарь гражданского права дает следующее определение: «Убыток — это выраженный в денежной форме ущерб, который причинен одному лицу противоправными действиями другого».

Экономический ущерб от нарушения прав на товарные знаки — это величина, характеризующая размер негативных экономических последствий от нарушений прав на товарные знаки, выраженная в процентах стоимости исследуемого (оцениваемого) объекта или в денежных единицах. Категория «ущерб» (убытки) является наименее разработанной в научно-методическом плане. Причина этого кроется в сложной структуре «убытков» от нарушения прав на товарные знаки.

Проблема усложняется еще и тем, что нарушение прав на товарные знаки приводит к возникновению убытков не только у правообладателей (лицензиаров и лицензиатов), но и в отдельных случаях у потребителей контрафактной продукции, у общества и экономики в целом. С этих позиций для государственных нужд целесообразно использовать термин «социально-экономический ущерб» от нарушения прав на товарные знаки, что в еще большей степени усложняет структуру данной категории, а также ее исследование.

Несмотря на то, что ущерб от нарушения прав на товарные знаки возникает у различных субъектов рыночных отношений, в настоящем исследовании он будет рассматриваться преимущественно в отношении правообладателей товарных знаков (лицензиаров и лицензиатов).

В толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля под ущербом понимается урон, убыток, трата, убыль, умаленье. Согласно Большому юридическому словарю понятия «ущерб» и «вред» являются синонимами. Различают ущерб, причиненный имуществу (имущественный ущерб) и личности (повреждение здоровья, моральный вред).

С одной стороны, ущерб и убыток используются в русском языке в качестве синонимов, а с другой стороны, «реальный ущерб» в Гражданском Кодексе РФ рассматривается в качестве одного из видов убытков. В соответствие со статьей 15 ГК РФ «под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)».

Вред (ущерб) как негативное последствие правонарушения выступает объективной категорией: будучи причиненным, он существует независимо от чьего бы то ни было мнения. Вред может и должен быть установлен и подтвержден в каждом случае совершения правонарушения (преступления). Вред является обязательным условием возникновения юридического состава ответственности за причинение вреда, который также включает в себя: противоправность действий причинителя вреда, вину этого лица и причинную связь между совершенным деянием и самим вредом.

Действующее законодательство РФ помимо термина «вред», использует такие понятия, как «значительный ущерб», «крупный ущерб», «особо крупный размер». Учитывая положение ч.2 ст.15 ГК РФ, определяющее под убытками реальный ущерб и упущенную выгоду, соотношение понятий «ущерб» и «вред» приобретает правовое значение для определения объема притязаний потерпевшего (размера правонарушения). Необходимо отметить, что ущерб и убытки как результат и последствия противоправного деяния могут быть причинены только имущественным интересам правообладателя. Но кроме имущественного вреда может быть причинен вред и нематериальным благам. Приведем общую классификацию вреда, определим те его формы, которые составляют содержание понятия «убытки» (как объекта оценки) и рассмотрим случаи, связанные непосредственно с экономическими потерями правообладателей товарных знаков.

Поскольку оценка убытков правообладателей товарного знака может рассматриваться в разрезе трех систем права (административного, уголовного и гражданского), то сама система права будет являться одним из элементов классификации нарушенных прав на ТЗ.

Классификация вреда по субъектам правоотношений

Формой негативных изменений в общественных отношениях в результате правонарушения являются:

  • для физических лиц: физический, имущественный и моральный вред;
  • для юридических лиц: вред имуществу и вред деловой репутации.

Физический вред

Категория «физический вред» применяется только в отношении физических лиц. По мнению И.Г.Кожина , физический вред представляет собой совокупность объективно происшедших изменений в состоянии человека как физического существа. Анализ нормативных актов позволяет сделать вывод о тождественности понятий «физический вред» и «вред, нанесенный здоровью и жизни гражданина».

Поскольку физический вред не является следствием правонарушений, связанных с товарными знаками, то в этом качестве он не рассматривается в настоящем исследовании.

Моральный вред (вред деловой репутации)

Понятие «моральный вред» было введено в Российское (советское) законодательство с принятием Закона «О печати и других средствах массовой информации» от 12 июня 1990 г. за № 1552-I, однако он не раскрывал содержания понятия морального вреда. Статья 39 Закона № 1552-I закрепляла, что «моральный вред, причиненный гражданину в результате распространения средством массовой информации не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина либо причинивших ему иной неимущественный ущерб, возмещается по решению суда средством массовой информации, а также виновными должностными лицами и гражданами».

Дальнейшее законодательное закрепление понятия «морального вреда» происходит в 1991 году Основами Гражданского законодательства Союза ССР и республик. Согласно ст.131 Основ моральный вред — это физические или нравственные страдания. Моральный вред, причиненный гражданину неправомерными действиями, возмещается причинителем при наличии его вины. Если гражданину причинен моральный вред, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда . Более содержательное понятие «морального вреда» приводится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»:

«Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина».

В вышеприведенном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ также отмечается, что моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав.

Анализ понятия морального вреда позволяет сформулировать следующие условия его существования:

  • наличие страданий — морального вреда как последствия нарушения личных неимущественных прав или посягательства на иные нематериальные блага;
  • неправомерные действия (бездействия) причинителя вреда;
  • причинная связь между неправомерным действием (бездействием) и моральным вредом;
  • вина причинителя вреда.

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом. В статье 42 УПК РФ отмечается, что по иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства. Какой-либо определенный размер компенсации морального вреда в законодательстве не установлен, так же как и порядок его расчета. Определение размера морального вреда оставлено на усмотрение суда, а пострадавший может выразить свое мнение о размере компенсации в исковом заявлении.

Моральный вред, причиненный нарушением неимущественных прав, подлежит компенсации во всех случаях, а моральный вред, причиненный нарушением имущественных прав — только в случаях, специально предусмотренных законом. Согласно ст.1226 ГК РФ на РИД и средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Таким образом, по мнению диссертанта, нарушение имущественных прав на товарные знаки не является необходимым и достаточным основанием для возмещения морального вреда. В случае, если нарушены интеллектуальные права на товарный знак и существует причинная связь между совершенным правонарушением и моральным вредом, то возмещение морального вреда возможно, как и возможен расчет морального вреда для обоснования исковых требований в связи с нарушением интеллектуальных прав.

В данном случае противоречие разрешается уточнением законодателем и/или правоприменителем формулировок о нарушаемых (нарушенных) правах в отношении товарных знаков (в том числе при назначении экспертизы и формулировании вопросов эксперту): об исключительных правах или интеллектуальных правах идет речь в ст.1515 ГК РФ, ст. 14.10 КоАП РФ и ст.180 УК РФ?

По мнению соискателя, уточнение понятий и формулировок будет способствовать снижению издержек правообладателей и государства по расследованию правонарушений в сфере интеллектуальной собственности.

В то же время, необходимо отметить, что нарушитель прав на ТЗ (подозреваемый, обвиняемый по факту незаконного использования прав на товарный знак) нередко оказывается лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело о: мошенничестве (ст.159 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст.171 УК РФ), легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174–1 УК РФ), недопущении, ограничении или устранении конкуренции (ст.178 УК РФ), контрабанде (ст.188 УК РФ), уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (организации) (ст.ст. 198, 199 УК РФ), изготовлении, сбыте поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использовании (ст.327–1 УК РФ). В подобных ситуациях возможна причинная связь между правонарушением и моральным вредом (вредом деловой репутации), а также возникновение требования о компенсации морального вреда (либо со стороны правообладателя товарного знака, либо со стороны потребителя контрафактной и/или фальсифицированной продукции или услуг).

Согласно ст.1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда также в случае, когда вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Такая ситуация может возникнуть, например, в ситуации, когда нарушитель прав на ТЗ параллельно развернул ложную рекламную кампанию, явно нацеленную против товарного знака правообладателя, в результате которой стоимость прав на товарный знак снизилась.

Многообразие способов присвоения чужой «идентичности и гудвилла», которое в большинстве случаев приводит к нарушению прав на товарный знак, лишний раз свидетельствует о необходимости принятия надлежащих мер по охране и защите товарного знака. Приведем некоторые примеры нарушений прав на ТЗ из монографии Гордона Смита, в которых, по мнению автора, может быть предъявлен к возмещению и моральный вред:

  • Некто с очевидностью пародирует наш товарный знак способом, который мы посчитали позорящим, унижающим или оскорбительным.
  • Некто развернул ложную рекламную кампанию, явно нацеленную против нашего товарного знака.
  • Гигантская корпорация присвоила, как мы полагаем, некоторые элементы нашего товарного знака, так что мы сами выглядим нарушителями их прав.
  • Некто использует наш товарный знак на дешевых товарах, цена которых столь отлична от нашей, что их можно считать присутствующими на совсем другом рынке.

В связи с тем, что размер компенсации морального вреда (вреда деловой репутации) определяется только судом, то он не может являться объектом оценки и его определение не входит в компетенцию профессиональных оценщиков и не является предметом настоящего исследования.

При необходимости определения размера морального вреда при нарушении прав на товарный знак (вреда деловой репутации) можно воспользоваться материалами, подготовленными автором исследования [161] с использованием методики А.М. Эрделевского.

Имущественный вред (убытки)

Под имущественным вредом в гражданском праве понимается всякое умаление субъективного имущественного права, охраняемого законом интереса или иного имущественного блага, влекущее материальные (имущественные) потери у потерпевшего.

Большой юридический словарь определяет имущественный вред (имущественный ущерб, property damage) как ущерб, нанесенный имущественному положению физического или юридического лица вследствие причинения ему вреда или неисполнения условий договора.

Имущественный вред (убытки) возникает в результате правонарушения, объектом которых являются имущественные права граждан и юридических лиц. Такие права всегда имеют стоимостную оценку, а объекты прав (как и сами права) в соответствии с действующем законодательством могут являться объектом оценки.

Классификация убытков правообладателей товарных знаков

Основные виды имущественного вреда (убытков), вызванного нарушением прав на товарные знаки, а также основные подходы (методы) его оценки в укрупненной форме можно представить в табличной форме:

Таблица 1. Подходы и методы оценки компонентов имущественного вреда

 

Имущественный вред (убытки) правообладателя ТЗ

Компонента вреда

Расходы по восстановлению нарушенного права

Реальный ущерб (снижение стоимости прав из-за их нарушения)

Косвенный ущерб (упущенная выгода или неполученные доходы)

Оценочный метод

Оценка издержек правообладателя

Оценка стоимости прав до и после нарушения

Оценка доходов нарушителя или неполученных доходов правообладателя

Оценочный подход

Затратный и/или сравнительный подходы

Доходный и/или сравнительный подходы

Доходный и/или сравнительный подходы

В соответствии с действующим законодательством имущественный вред (убытки) правообладателя, вызванный нарушением прав на товарные знаки, включает в себя:

  • расходы правообладателя ТЗ, связанные с восстановлением нарушенного права (расходы на проведение различных видов экспертиз, судебные и административные издержки, включая издержки поиска информации и доказывания юридических фактов);
  • снижение стоимости прав на товарный знак из-за правонарушения — реальный ущерб;
  • неполученные правообладателем доходы (или доходы, незаконно полученные нарушителем) — упущенная выгода.

Как видно из таблицы 1, в процессе оценки убытков правообладателей товарных знаков могут быть использованы доходный, сравнительный и затратный подходы, в модификациях и сочетаниях, отражающих специфику решаемой задачи по оцениванию имущественного вреда.

Специфика оценки убытков правообладателей ТЗ для целей судопроизводства представлена в главе 3.

Судебная статистика по нарушениям интеллектуальных прав

Объем контрафакта исчисляется сотнями миллионов долларов и в России, и за рубежом [60, 62, 65, 68, 71, 73], а объемы регистрации прав на товарные знаки в РФ, как и объем нарушений постоянно растут, о чем свидетельствует статистика (см. таблицы 2–5).

Таблица 2. Динамика регистрации товарных знаков в РФ

 

Показатели

2000

2004

2005

2006

2007

Зарегистрировано знаков, из них:

21725

27540

29447

29199

30724

на имя российских заявителей

11421

15257

14389

13694

14993

на имя иностранных заявителей

10304

12283

15058

15505

15731

из их по процедуре Мадридского соглашения

6667

7765

10185

10240

9537

Продлены сроки действия знаков

2012

3630

3475

4419

8015

из них:

на имя российских заявителей

712

1552

1545

2243

4160

на имя иностранных заявителей

1300

2078

1930

2176

3855

На конец года действовало регистраций

130674

170570

186352

197055

207562

Источник: Аналитический доклад ... [170, стр.71]

Потребность в правовом регулировании процесса идентификации и стоимостной оценки убытков от контрафакции подкрепляется статистикой рассмотрения арбитражными судами и судами общей юрисдикции дел об интеллектуальной собственности за период с 2004 по 2007 годы (в том числе по ст. 14.10 КоАП РФ и ст. 180 УК РФ).

Таблица 3. Статистика рассмотрения арбитражными судами дел об интеллектуальной собственности за период с 2004 по 2007 годы.

 

Категории дел

Год

Количество разрешенных дел

Количество дел, по которым удовлетворены исковые требования

Сумма исковых требований (тыс. руб.)

заявлено

взыскано

связанные с защитой интеллектуальной собственности

2004

751

397

1 027 605

71 605

2005

999

524

450 852

132 226

2006

1 455

870

1 523 223

166 294

2007

1 831

1 111

2 239 848

142 388

из них: объектов авторского права

2004

323

219

409 789

22 991

2005

495

290

231 596

41 734

2006

920

613

952 651

112 303

2007

1 287

855

562 306

75 547

объектов патентного права

2004

98

21

13 799

9 170

2005

91

20

46 482

25 308

2006

74

24

34 130

8 382

2007

92

40

70 191

1 004

фирменные наименования

2004

33

17

8 277

1 852

2005

42

27

1 682

622

2006

52

18

12 229

500

2007

41

22

20 548

1 650

товарные знаки

2004

251

119

574 427

24 035

2005

338

171

153 075

47 660

2006

336

170

298 392

19 593

2007

336

159

572 703

57 903

Источник: Аналитический доклад ... [170, стр. 91]

Анализ статистических показателей (см. таблицу 4) о рассмотрении судами общей юрисдикции правонарушений, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ, позволяет утверждать о постоянстве тенденции роста количества лиц, подвергаемых административной ответственности за незаконное использование товарного знака.

Таблица 4. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции административных материалов по ст. 14.10 КоАП РФ за период 2004–2007 г.

 

Годы

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Всего рассмотрено материалов (по числу лиц) ст.14.10 КоАП РФ

565

639

1229

1495 8

Возвращено для устранения недостатков протоколов

25

116

217

228

Передано по подведомственности

23

39

71

77

Всего подвергнуто наказанию

405

295

702

900

Юридические лица

4

-

-

-

Должностные лица

195

48

66

6

Наказание в виде предупреждения

4

-

-

-

Наказание в виде штрафа

398

294

696

882

Конфискация как единственная мера наказания

3

1

6

18

Конфискация как дополнительная мера наказания

135

129

304

564

Источник: Аналитический доклад ... [170, стр.96]

Судами общей юрисдикции при рассмотрении материалов об административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ активно применяется дополнительное наказание в виде конфискации. Однако остается проблема с реальным взысканием штрафов [170, стр.96]. Так, в 2007 году сумма наложенных штрафов за правонарушения, предусмотренные ст. 14.10 КоАП РФ, составила 2209790 рублей, а реально взыскано 697233 рубля.

Таблица 5. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 180 УК РФ за период 2004–2008 годы.

 

Годы

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Число осужденных по ч. 1 ст. 180 УК РФ

8

13

32

41

59

По совокупности с другой статьей

8

5

11

11

5

Всего

16

18

43

52

64

Число осужденных по ч. 2 ст. 180 УК РФ

1

1

-

-

-

По совокупности с другой статьей

-

-

-

-

-

Всего

1

1

-

-

-

Число осужденных по ч. 3 ст. 180 УК РФ

10

9

8

13

29

По совокупности с другой статьей

13

4

5

8

29

Всего

23

13

13

21

58

Источник: Аналитический доклад ... [185]

Согласно Аналитическому докладу [170, стр.98] в отличие от гражданско-правовой и административной защиты товарных знаков в уголовном порядке не наблюдается существенного роста количества лиц, привлеченных к ответственности за незаконное использование товарного знака.

Однако тот же источник [170, стр.80] дает иную статистику: «по ст.180 УК РФ в 2007 году выявлено 1031 преступление и 187 лиц, совершивших данные преступления».

Согласно [170, стр.81] в 2007 году таможенными органами возбуждено по ст. 14.10. КоАП РФ 1383 дела. Основными товарами, задержанными по делам о незаконном использовании товарных знаков, являлись:

  • продукты питания,
  • кондитерские изделия (в том числе конфеты),
  • спортивная одежда и обувь,
  • парфюмерия.

Классификация возмещений по способу защиты

Согласно ст.1252 ГК РФ защита исключительных прав на товарные знаки осуществляется, в частности, путем предъявления требования к нарушителю о возмещении убытков либо выплаты компенсации за нарушение прав на товарный знак, причем правообладатель на основании ст.1515 ГК РФ вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель товарного знака вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования прав на товарный знак либо за допущенное правонарушение в целом.

Классификация убытков по субъектам пользователей

Требования о возмещении убытков или компенсации за нарушения прав на товарный знак могут быть поданы правообладателями товарных знаков (лицензиарами и лицензиатами), лицами, входящими в объединение, от имени которого зарегистрирован коллективный товарный знак, а также правообладателями сложного объекта (ст.1240 ГК РФ), включающего в себя товарный знак, право на которое нарушено.

Согласно ст.1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Право использования товарного знака может быть предоставлено по лицензионному договору обладателем исключительного права на товарный знак (лицензиаром) другой стороне (лицензиату). Несмотря на то, что заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату, ст.1254 ГК РФ предусмотрено, что лицензиат может наряду с другими способами защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 и 1253 Гражданского Кодекса РФ (это принципиально важная новация Четвертой части Гражданского Кодекса РФ, вступившей в силу с 1 января 2008 года. По ранее действующему законодательству требовать возмещения убытков или компенсации за нарушение прав на ТЗ мог только лицензиар).

Необходимо выделить еще одну категорию правообладателей товарных знаков, для которых существуют особенности при защите своих прав. Согласно ст. 1510 ГК РФ объединением лиц может быть зарегистрировано право на коллективный товарный знак, которое не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора.

1.2. Правила оценки и возмещения убытков правообладателей товарных знаков в РФ

Порядок возмещения убытков в Российской Федерации закреплен в различных правовых актах. Наиболее общие принципы возмещения убытков как вида ответственности отражены в Гражданском кодексе РФ и прежде всего в статьях 15, 393 — 397, 401, 404, 524.

В процессе оценки убытков (реального ущерба и упущенной выгоды) от нарушений прав на товарные знаки могут быть использованы методы стоимостной оценки интеллектуальных прав и методы определения размера лицензионных платежей за использование интеллектуальных прав (в т.ч. из сферы лицензионной торговли).

Что касается имущественной ответственности за нарушение прав на товарные знаки, то общие положения о возмещении убытков (компенсации) правообладателей ТЗ введены с 1 января 2008 года Четвертой частью Гражданского кодекса РФ (ст.1252, 1253 и 1515). На правоотношения, возникшие до 01.0.12008 распространяются положения закона «О товарных знаках ...» [3].

Частично подходы к оцениванию ущерба от нарушений прав на РИД представлены в работах Азгальдова Г.Г., Козырева А.Н, Конова Ю.П., Мисовца В.Г., Мухопада В.И., Новосельцева О.В. Однако до настоящего времени пока не создано общепризнанных правил, стандартов и методик по оценке убытков правообладателей товарных знаков (ущерба и упущенной выгоды) в т.ч. для целей судопроизводства.

Неоднократно вопрос о создании таких методик поднимался на различных уровнях и учеными [73, 177], и представителями правообладателей, ассоциаций владельцев товарных знаков и правоохранительными органами [4, 79].

В Государственной Думе РФ 14 февраля 2006 года прошли Парламентские слушания «О законодательных мерах и технических методах противодействия обороту контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции в Российской Федерации», во время которых представители государства, общественности, научного и предпринимательского сообщества особо отметили, что в России отсутствуют общепринятые методики по оценке ущерба от контрафакции.

В частности, Колесников В.И. подчеркнул о необходимости скорейшей разработки методики по оценке и обоснованию размера ущерба по ст.146 и 180 УК РФ, а Каримова Т.М. обратила внимание присутствующих на огромную важность создания методик по оценке крупного ущерба от контрафакции.

В «Руководстве по расследованию незаконного использования товарных знаков» [79] отмечается, что «пока нет стандарта, по которому возможно было бы рассчитать причиненный ущерб, наносимый владельцу товарного знака контрафактным товаром» [79, стр.31].

Одним из первых «нормативных правил», определяющих методические подходы к оцениванию убытков правообладателей ТЗ, можно выделить Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 года №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации». При возмещении убытков правообладателей от нарушенных исключительных прав на средство индивидуализации товаров (услуг) п.10 и п. 11 Постановления рекомендовано иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные потерпевшим расходы, но и расходы, которые он должен был произвести для восстановления нарушенного права. В размер убытков помимо реального ущерба включается и упущенная выгода.

Экономический смысл «формулы», установленной статьей 15 ГК РФ, заключается в том, что размер имущественного вреда (убытков) определяется суммированием в денежном выражении (1) расходов, необходимых для восстановления нарушенного права, (2) стоимости «утраченного имущества» (реальный ущерб) и (3) неполученных доходов (упущенной выгоды). На этой
же формуле основан порядок исчисления размера потерь и убытков различных субъектов права (государства, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, физического лица, отрасли народного хозяйства и т.д.), а также вреда, причиненного тем или иным природным объектам, закрепленный различного рода законодательными и иными правовыми актами [28 — 56].

В письме Генеральной прокуратуры РФ [4] отмечается, что при определении крупного ущерба необходимо учитывать, что понятие ущерба в уголовном праве шире понятия убытков по гражданскому праву; а в понятие крупного ущерба от данного вида преступлений может включаться наряду с материальным и моральным ущербом также ущерб от нарушения конституционного права на охрану законом интеллектуальной собственности (ст.44 Конституции РФ), ущерб деловой репутации, причиненный легальному производителю.

По мнению А.Ш. Юсуфова [179] в судебной и прокурорско-следственной практике устоялись следующие способы расчета и обоснования упущенной выгоды правообладателя товарного знака:

а) как доход, полученный лицом, незаконно использующим чужой товарный знак;

б) по принципу: введение в гражданский оборот одной единицы контрафактной продукции срывает аналогичное введение в гражданский оборот, по крайней мере, одной единицы легальной продукции. Стоимостное выражение материальной части ущерба в этом случае может определяться путем умножения количества контрафактной продукции на стоимость единицы легальной продукции;

в) как сумма платежей, которые причитались бы правообладателю за приобретение прав использовать его товарный знак (при заключении лицензионного договора).

Профессор Козырев А.Н. [72, 73] отмечает, что расчет ущерба правообладателя часто строится на достаточно очевидном предположении, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу легальной продукции.

В некоторых странах, «например во Франции, потерпевшая сторона не обязана каждый раз доказывать, что предлагаемый этой стороной метод оценки научно обоснован. Существуют стандартные подходы, позволяющие суду выносить решение достаточно оперативно. В странах, где такие стандартные принципы не применяются, например в России, каждое дело о пиратстве превращается в большую проблему для следствия и суда».

В соглашении от 4 июня 1999 года «О мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний» (утверждено Постановлением Правительства РФ от 15.10.2001 N 726) приведена следующая формула возмещения имущественного вреда (ст.14):

«Судебные органы имеют право потребовать от любого физического и / или юридического лица Сторон возместить в полном размере причиненные заинтересованной стороне убытки и выплатить ей всю сумму прибыли, полученную от торговли товарами с ложными товарными знаками и географическими указаниями».

По мнению диссертанта, использование данной формулы может привести к «двойному счету» составляющих частей убытков или, иначе говоря, к завышению размера убытков правообладателей ТЗ.

Также как и в соглашении от 4 июня 1999 года, несколько противоречиво выглядят «правила», отраженные в приложении 1С Марракешского соглашения. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Trade-Related Asperts of Intellertual Property Rights) определяет права и обязательства членов ВТО в области защиты интеллектуальной собственности. В частности согласно п.2. ст.45 «Судебный орган также имеет право издать судебный приказ, предписывающий нарушителю возместить правообладателю расходы, которые могут включать надлежащий гонорар адвоката. В соответствующих случаях члены могут наделять судебные органы правом издания судебного приказа, предписывающего обращение взыскания на прибыль и/или выплату предварительно установленных убытков, даже если нарушитель не знал или не имел веских оснований знать о том, что он осуществляет противоправные действия».

Необходимо отметить, что существенную роль в процессе создания и установления стандартов и правил оценки убытков правообладателей товарных знаков могут сыграть общественные (саморегулируемые) организации, объединяющих в своих рядах правообладателей товарных знаков, оценщиков, патентных поверенных и других заинтересованных участников рынка товарных знаков.

Однако, наряду с положительной ролью необходимо отметить и недостатки от возможной деятельности таких организаций. Например, в 2003 году некоммерческим партнерством «Содружество производителей фирменных торговых марок» было издано методическое пособие «Защита прав на средства индивидуализации (товарные знаки)» [68], рекомендованное к практическому применению и использованию в учебном процессе следующими ведомствами:

  • Главным управлением охраны общественного порядка службы общественной безопасности МВД РФ;
  • Главным управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ;
  • Академией управления Министерства внутренних дел РФ;
  • Главным управлением по борьбе с контрабандой ГТК РФ

В данном пособии [68, стр.261] отмечается о необходимости исследования прежде всего материальных объектов и их стоимости: «Судебная экспертиза по уголовным делам о контрабанде контрафактных товаров наиболее часто назначается для оценки стоимости контрабандного товара (товароведческая)». В данном пособии рекомендовано при назначении товароведческой экспертизы в обязательном порядке исследовать следующие вопросы:

  • Определить наименование контрафактного товара;
  • Определить его рыночную стоимость на день обнаружения преступления.

По мнению автора, результаты исследования рыночной стоимости контрафактных товаров на день обнаружения преступления могут быть использованы в большей степени для определения размера компенсации (п.4. ст.1515 ГК РФ) или гипотетической прибыли нарушителя, но не для определения упущенной выгоды.

В данном пособии [68] исследование экономических вопросов контрафакции не нашло всестороннего рассмотрения и, как следствие, предложена упрощенная формула расчета убытков, выражающаяся в подсчете стоимости только материальных объектов (контрафактной продукции).

В диссертации Н.А. Курковой «Проблемы расследования преступлений, связанных с контрафакцией» [99] отмечается, что при расследовании преступлений, связанных с контрафакцией, необходимо среди обстоятельств, подлежащих доказыванию, установить степень и размер ущерба, причиненного нарушением интеллектуальных прав. Специально для этого по указанной категории преступлений Курковой Н. А. была разработана формула:

 (1)

где

К — коэффициент определения величины ущерба. Если К>1, то ущерб считается крупным;

сумма нарушений авторских и смежных прав, патентных и изобретательских прав, товарного знака по всему объему контрафактной продукции (т);

S — сумма ущерба, причиненного потерпевшему. Она включает в себя элементы искажения продукта, моральный вред, упущенную выгоду, а в некоторых случаях и другие параметры;

n — число потерпевших или диапазон распространения контрафактной продукции;

15 ед. МРОТ — минимальный размер крупного ущерба. Как видно из формулы (1), она косвенно связана с расчетом убытков в денежном выражении, и никак не связана с анализом экономических причин, лежащих в основе правонарушений (рыночной ситуации, окружения).

По мнению диссертанта, именно экономический анализ причин и последствий нарушений прав на ТЗ позволяет аргументировано подойти к стоимостной оценке имущественного вреда правообладателей ТЗ от контрафакции.

Наиболее общими причинами, способствующими совершению правонарушений и преступлений (ст.1515 ГК РФ, ст. 14.10 КоАП РФ, ст.180 УК) в отношении товарных знаков являются:

  • Высокая доходность деятельности по изготовлению, импорту и реализации контрафактной продукции (товаров и услуг);
  • Низкие издержки нарушителей прав на товарные знаки (по сравнению с экономической выгодой) по изготовлению, импорту и реализации контрафактной продукции;
  • Высокий уровень налогообложения деятельности по изготовлению, импорту и реализации легальной продукции, маркированной товарными знаками;
  • Низкая покупательная способность российских потребителей (особенно в условиях кризиса и роста безработицы);
  • Правовой нигилизм отечественных предпринимателей и низкая грамотность (информированность) потребителей, порою не способных отличить легальную продукцию от контрафактной;
  • Незаинтересованность большинства правообладателей ТЗ (в т.ч. иностранных) и потребителей в практическом участии в мероприятиях по пресечению нарушений прав на ТЗ и борьбе с производством и сбытом контрафактной продукции;
  • Недостаток средств у части правообладателей для противодействия незаконному использованию товарных знаков;
  • Наличие должностных лиц в государственных органах и органах местного самоуправления, которые покровительствуют подозреваемым и нарушителям, нередко лично, прямо или косвенно заинтересованы во введении в гражданский оборот контрафактной продукции.

Что касается последствий нарушений прав на товарные знаки, то основными из них являются:

• снижение доверия потребителей к товарам и услугам, произведенным с использованием зарегистрированных товарных знаков.

Потребителя, приобретающего товар либо услугу, не интересует, да и не должно интересовать, нарушаются ли чьи-то исключительные права на товарный знак при совершении этой покупки или нет. Потребитель планирует получить хорошее качество товара (услуги) в обмен за уплаченные деньги. Не получив такового, он, скорее всего, в дальнейшем откажется от покупки продукции данной марки, а правообладатель необоснованно лишится потребителя;

• снижение доли рынка правообладателей товарного знака.

Доля любого товара или услуги ограничена рынком. Поставщик контрафактной продукции или услуг работает в том же сегменте, что и легальный производитель (правообладатель товарного знака). Даже если качество контрафактной продукции не хуже легальной, и абсолютный размер доли рынка сохраняется, то относительная доля правообладателей (лицензиара и/или лицензиата) снижается или не растет.

• недополучение правообладателем лицензионных платежей.

В цивилизованных условиях, для того чтобы использовать чужой товарный знак нужно получить разрешение на это у правообладателя и заключить с ним лицензионный договор. Как правило, в качестве вознаграждения за это лицензиат уплачивает лицензиару часть своего дохода в виде роялти и паушального платежа (или их комбинации). Если права на товарный знак нарушаются, то правообладатель не получает части платежей, и, как следствие, происходит снижение денежных потоков, получаемых от использования товарного знака, и, соответственно, снижение стоимости прав на товарный знак (или бизнеса в целом).

увеличение доли условно постоянных затрат на рекламу легальной продукции

Известность товарного знака достигается в том числе и за счет постоянного (порой очень существенного в денежном выражении) рекламно-информационного давления на участников рынка (потребителей). Так как расходы по рекламе и продвижению товарного знака несет правообладатель, то при нарушении прав на ТЗ снижается эффективность рекламы и увеличиваются его расходы на дополнительную рекламно-информационную поддержку продукции и/или услуг, направленную на устранение негативных последствий от контрафакта.

По мнению автора диссертационного исследования, для выработки комплексного подхода по пресечению правонарушений в сфере ИС, борьбе с производством и сбытом контрафактной продукции целесообразно провести специальные исследования и анализ транзакционных издержек всех участников рыночных отношений (и правообладателей, и нарушителей, и государства, и потребителей продукции), в том числе по категориям товаров и продуктов (отраслям, классам МКТУ), по которым доля контрафактной продукции на рынке РФ в относительном выражении максимальна и значимость выявления объема правонарушений от контрафакции наиболее важна (например, по продуктам питания и лекарственным препаратам).

По данным МВД России [170, стр.80], к рисковым категориям товаров, среди которых наиболее часто встречается контрафактная продукция, относятся:

  • одежда и обувь;
  • парфюмерия и косметика;
  • алкогольная и табачная продукция;
  • CD- и DVD-диски;
  • кожгалантерея, часы, аксессуары, бытовая техника;
  • фармацевтическая продукция.

По данным Роспатента [170, стр.80] к таким рисковым категориям товаров относятся:

  • продукты питания: консервы, колбасные изделия, кофе, чай, растительное и сливочное масло;
  • алкогольная продукция и минеральные воды;
  • промышленные товары: трикотажные, швейные и чулочно-носочные изделия;
  • товары бытовой химии, игрушки, парфюмерия и косметика;
  • интеллектуальная собственность (CD и DVD-музыка, фильмы, компьютерные игры и программное обеспечение);
  • лекарственные препараты.

По данным таможенных органов [170, стр.81] основными товарами, задержанными в 2007 году по делам о незаконном использовании товарных знаков, явились:

  • продукты питания,
  • кондитерские изделия (в том числе конфеты),
  • спортивная одежда и обувь,
  • парфюмерия.

Рональд Коуз в своей монографии [77] отмечал: «Транзакционные издержки ... играют ключевую роль в определении того, как именно будут использоваться права». Если издержки нарушителей будут небольшими (по сравнению с получаемыми выгодами), а издержки государства по раскрытию преступлений будут огромны, то вряд ли можно рассчитывать на создание эффективных схем и процедур по борьбе с контрафакцией, по эффективной защите прав на товарные знаки в России.

Поскольку исследование транзакционных издержек участников рыночных отношений далеко выходит за рамки диссертационного исследования, автор ограничился предпринятой попыткой классифицировать такие издержки по видам правомочий ТЗ (владение и использование).

По мнению автора, дальнейший сравнительный анализ этих издержек (а также их классификация по сегментам, субъектам, группам продукции и услуг) позволит разработать эффективный механизм возмещения убытков правообладателей в виде нормативно-правовых актов, общепризнанных стандартов и правил в сфере стоимостной оценки и идентификации ущерба. Профессор Козырев А.Н. отмечает в [69]: «Чтобы противодействие пиратству было эффективным, надо сегментировать проблему. А еще надо рассматривать не только ущерб, причиняемый правообладателю, а весь комплекс возникающих здесь потерь и выгод, причем в терминах создания и уничтожения стоимости. Даже приблизительное знание масштабов этих потерь и выгод позволит поднять политику противодействия пиратству на качественно более высокий уровень».

Издержки правообладателей товарных знаков (лицензиаров) представлены в таблице 6 по видам правомочий (владение и использование).

Таблица 6. Издержки лицензиара товарного знака

 

Издержки владения

  • издержки по созданию словесного, графического или комбинированного товарного знака (дизайн, копирайтер, маркетинговые исследования, тестирование аудитории и пр.);
  • издержки создания системы качества товаров и услуг (т/у), обозначаемых исследуемым товарным знаком (ТЗ);
  • издержки по информированию потребителей о цене и качестве т/у, обозначаемых исследуемым ТЗ;
  • издержки по защите и охране ТЗ (в т.ч. от недобросовестной конкуренции);
  • издержки по судебному преследованию нарушителей (по административному, гражданскому и уголовному законодательству), в том числе издержки по сбору доказательств о фактах нарушений, времени нарушения и обоснованию размера убытков (ущерба и упущенной выгоды);
  • издержки правообладателя по восстановлению репутации и доверия потребителей в связи с нарушением прав на ТЗ (дополнительная реклама)
  • издержки правообладателя по восстановлению доли рынка (скидки, реклама, PR-акции, событийный маркетинг);
  • издержки правообладателя ТЗ по заключению лицензионных соглашений, договоров коммерческой концессии, договоров уступки (в т.ч. пошлины Роспатента, расходы по оплате услуг патентно-правовых специалистов).

Издержки использования

  • издержки по поддержанию стандартов качества т/у;
  • издержки по продвижению ТЗ (реклама, маркетинг);
  • издержки по обучению сотрудников, связанных с управлением и продажей т/у, маркируемых товарным знаком;
  • издержки лицензиара, связанные с налогообложением продуцирования продукции (товаров и/или услуг), маркированной ТЗ;
  • издержки по защите ТЗ и судебному преследованию нарушителей (по административному, гражданскому и уголовному законодательству), в том числе издержки по сбору доказательств о фактах нарушений и обоснованию размера ущерба.

К издержкам Лицензиатов товарных знаков можно отнести :

  • издержки по поддержанию стандартов качества товаров и услуг (не хуже чем у Лицензиара);
  • издержки по региональному продвижению товарного знака (реклама, маркетинг, PR);
  • издержки по обучению сотрудников Лицензиата, связанные с управлением ТЗ и продажей товаров и услуг, маркируемых товарным знаком;
  • издержки по защите ТЗ и судебному преследованию нарушителей, в том числе издержки по сбору доказательств о фактах нарушений и обоснованию размера убытков (реального ущерба и упущенной выгоды) или размера компенсации.

У потребителей продукции, маркированной товарными знаками, так же как и у нарушителей прав на ТЗ имеются только «издержки использования», основные из которых представлены в таблице 7.

Таблица 7. Издержки потребителей и нарушителей

 

Издержки использования потребителями т/у

  • издержки поиска информации о ценах, спросе и предложении, поставщиках, рыночной доле, известности среди потребителей т/у, маркированными оригинальными товарными знаками;
  • издержки потребителя по переключению на другие т/у, маркируемые другими товарными знаками;
  • издержки по защите прав потребителя контрафактных т/у (в т.ч. расходы на юридическое обслуживание);
  • издержки по информированию правоохранительных органов о фактах нарушений прав на товарные знаки.

Издержки использования нарушителями прав на ТЗ

  • издержки поиска информации о ценах, спросе и предложении, поставщиках, рыночной доле, известности среди потребителей;
  • издержки по изготовлению и сбыту контрафактной продукции;
  • издержки нарушителя по защите своего нелегального бизнеса, в т.ч.:
    • издержки, связанные с подкупом лиц в государственных органах и органах местного самоуправления, которые покровительствуют нарушителям во введении в гражданский оборот контрафактных т/у;
    • издержки на привлечение адвокатов и других экспертов.
  • издержки нарушителя по компенсации убытков правообладателям и потребителям.

Количественный анализ издержек необходим, в том числе для обоснованного определения минимального и максимального размера (диапазона) компенсации за нарушение прав на ТЗ, определяемой по решению суда. По мнению соискателя, на текущий момент эти размеры установлены произвольно. Более того, с 01.01.2008 минимальный размер компенсации за нарушение прав на ТЗ, определяемый по суду снижен в 10 раз по сравнению с нормами Закона РФ от 23 сентября 1992 г. №3520–1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (ЗоТЗ). До 01.01.2008 согласно пункту 4 ст.46 ЗоТЗ размер определяемой судом компенсации находился в размере от 100 тысяч рублей до 5 млн.рублей (от 1 тысячи до 50 тысяч МРОТ).

После 01.01.2008 в соответствие со ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Автору представляется очевидным, что если совокупные издержки нарушителя будут существенно превышать выгоды, которые он сможет получить от деятельности по изготовлению, импорту и реализации контрафактной продукции, то у нарушителя будет отсутствовать экономический стимул к совершению подобных правонарушений.

Комплексный подход к решению проблемы по борьбе с контрафакцией, по мнению автора, заключается, с одной стороны, в минимизации издержек потребителей и правообладателей , а с другой стороны — на фоне информационно-разъяснительной работы в СМИ и на телевидении, направленной на профилактику правонарушений и повышение правовой культуры населения и правообладателей, необходимо добиться максимизации издержек нарушителей прав на товарные знаки, а также обеспечить снижение издержек государства (правоохранительных органов) по расследованию нарушений прав на ТЗ и адекватное возмещение убытков.

К издержкам государства в процессе защиты прав потребителей, интересов правообладателей ТЗ и в обеспечении законности можно отнести:

  • издержки по выявлению и пресечению правонарушений;
  • издержки по информированию нарушителей, потребителей и правообладателей (и прежде всего через телевидение) о контрафактных продуктах, о выявленных нарушениях, о существенных фактах привлечения нарушителей к ответственности;
  • издержки по обучению сотрудников судебных и правоохранительных органов (в т.ч. в сфере профессиональной подготовки оперативных сотрудников по сбору первичных материалов и процессуально грамотному закреплению собранных доказательств, связанных с нарушением прав на ТЗ);
  • издержки государства из-за недополучения налоговых и иных платежей в бюджет, в связи с нарушением прав на ТЗ;
  • издержки государства по восстановлению престижа (репутации) на международных рынках и инвестиционной привлекательности для иностранных правообладателей;
  • издержки по совершенствованию законодательной, судебной и правоохранительной систем по вопросам, связанным с нарушениями прав на ТЗ и возмещением убытков правообладателей;
  • издержки государства в сфере социальной рекламы (с целью повышения правосознания, правовой культуры и профилактики правонарушений).

Обратимся к «правилам оценки убытков» из справочника «Правонарушения на финансовом рынке. Выявление, анализ и оценка ущерба» [87], который вышел в свет в 2008 году под общей редакцией Г.С. Полтавченко и содержит в том числе анализ судебной практики (свыше 3000 правонарушений), а также расширенную характеристику более 150 примеров типичных правонарушений и связанных с ними судебных прецедентов.

Авторами справочника [87] детально проанализированы законодательство и правоприменительная практика; проанализированы и раскрыты причинно-следственные связи между конфликтами интересов участников финансового рынка, противоправными действиями на рынке и ущербом, разработан и раскрыт порядок оценки ущерба. Особое внимание в справочнике уделяется рассмотрению порядка взаимодействия правоохранительных органов, органов государственной исполнительной власти и оценочных организаций в процессе оценки ущерба на финансовом рынке.

Методика оценки ущерба, нанесенного противоправными действиями на финансовом и фондовом рынках, описанная в этом справочнике, утверждена Распоряжением Правительства Москвы от 8 сентября 2006 г. за № 1766-РП. Материалы справочника и элементы самой методики целесообразно использовать для разработки организационно-правовых и экономико-правовых методик по оценке и возмещению убытков правообладателей ТЗ. Авторы справочника отмечают: «Учитывая отсутствие методических рекомендаций в области оценки, сложность и многофакторность ситуаций, в которых наносится ущерб на финансовом рынке, специфику объекта оценки, целесообразно остановиться прежде всего на необходимых мероприятиях и их последовательности, предшествующих собственно оценочным работам, которые и составляют процедуры выявления стоимостной величины ущерба, нанесенного на финансовом рынке».

Правила и процедуры оценки убытков, разработанные автором, представлены в главе 3.

В заключение параграфа обратимся к одному из способов (ст. 12 ГК РФ) защиты нарушенных прав правообладателя товарного знака — восстановление нарушенного права, которое, с одной стороны является самостоятельным способом защиты гражданских прав, а с другой стороны является составной частью убытков (согласно ст.15 ГК РФ). Это противоречие может приводить к «двойному счету» при определении размера имущественного вреда (убытков) через расходы по восстановлению нарушенного права и размер упущенной выгоды. Восстановление нарушенного права осуществляется исключительно в судебном порядке и является процессом, затратным для правообладателя.

Судебный порядок восстановления нарушенного права имеет общий характер и отличается постоянной структурой издержек, которые включают расходы:

  • по подготовке всех необходимых документов;
  • по ведению судебного процесса, исполнительного производства;
  • по осуществлению независимой оценки и розыскных мероприятий;
  • по информационному обеспечению.

Расходы на восстановление нарушенного права являются неизменной частью убытков правообладателя согласно ст.15 ГК РФ и они всегда могут быть определены и рассчитаны.

1.3. Практика оценки имущественного вреда (убытков) правообладателей товарных знаков

Административно-юридические основы оценки убытков правообладателей заложены были первыми нормативными актами Российской империи в этой сфере: в 1830 г. был принят Закон «О товарных клеймах», а в 1896 г. — Закон «О товарных знаках (фабричных марках и клеймах)».

В работе А. Дайкселя «Товарные знаки в Европе и России» приводятся слова первого российского автора книги о фабричных и товарных клеймах А.Г. Неболсина: «Исторический обзор русского законодательства... объяснит и покажет, что Россия и в этой сфере своей государственной и экономической жизни стоит особняком, между тем как ей принадлежит честь быть первою державою, ранее всех других государств положившею в 1830 г., совершенно независимо от них... административно-юридические основы для правильного клеймения изделий и для законного покровительства... наложенных знаков».

В настоящее время стоимостная оценка интеллектуальных прав, прав на товарные знаки и убытков от их нарушения является наименее разработанной ветвью профессиональной оценки. Витвицкая С.С. отмечает, что «в гражданском праве еще не выработаны четкие критерии определения убытков от незаконного использования товарного знака. А имеющиеся методики определения размеров выплат по гражданским искам о возмещении убытков, наступивших в результате нарушения прав на использование товарного знака, несовершенны, требуют привлечения экспертов, времени и значительных расходов».

Исторически сложилось так, что становление профессиональной оценки интеллектуальной собственности в РФ в XX веке происходило без той мощной поддержки со стороны зарубежных специалистов и организаций, которая присутствовала в оценке недвижимости, машин, оборудования и бизнеса в 1993–1996 г.г.

Первые работы по стоимостной оценке в Российской Федерации выполнялись в 1992–1993 г.г. специалистами, прошедшими обучение в зарубежных странах. В 1993 году была создана первая общественная организация — Российское Общество Оценщиков (РОО). В период с 1993 по 1996 г.г. образовательные программы по подготовке российских оценщиков осуществлялись в том числе с участием зарубежных специалистов.

В 1994 году Азгальдовым Г.Г. подготовлен первый учебный курс в РФ по оценке интеллектуальной собственности.

В 1996 году Финансовой академией при Правительстве РФ и Академией менеджмента и рынка было создано специализированное негосударственное образовательное учреждение в сфере высшего и дополнительного профессионального образования — Институт профессиональной оценки (ИПО), в котором реализованы профессиональные программы дополнительного образования, в т.ч. по оценке нематериальных активов и интеллектуальной собственности.

В 1997 году выходит первый учебник по оценке интеллектуальной собственности (автор — Козырев А.Н.), в котором впервые рассматриваются наряду с судебными прецедентами о нарушении прав на ИС вопросы оценки ущерба от нарушения прав.

Первые специализированные курсы по оценке интеллектуальной собственности и нематериальных активов в РФ проводились в Российском Институте Интеллектуальной Собственности (РИИС, ныне РГИИС), на которых в 1998 году прошел обучение и автор диссертационного исследования.

В 1997 году Ю.Б. Леонтьевым была проведена одна из первых работ в РФ по стоимостной оценке прав на товарный знак для Издательского Дома «Экономическая Газета» («Экономика и Жизнь»).

В 1998 году автором диссертационного исследования впервые в России была проведена оценка рыночной стоимости прав на товарный знак «РУСАУДИТ» с целью определения нанесенного правообладателю ущерба со стороны третьего лица (ЗАО «РУСАУДИТ»).

В проведенной в 1998 году оценке вывод о рыночной стоимости ущерба представлял собой взвешенное предположение об уровне доходов (приведенных на дату оценки), которые могли бы быть получены правообладателем в случае заключения с нарушителем лицензионного соглашения о предоставлении права использования товарного знака «РУСАУДИТ», а также затрат по восстановлению нарушенного права правообладателя.

В 2004 году диссертант участвовал в проведении судебной экспертизы (в рамках уголовного процесса) по расчету ущерба, причиненного правообладателю незаконным использованием товарных знаков «Cointreau», «Highland Park», «Grants», «Absolute», «Jim Beam», «Metaxa», «Remy Martin», «Macallan», «Danska», «The Famous Grouse», «Glenfiddich», «Balvenie», «Xenta». В результате экспертизы был проведен расчет стоимости ущерба и составлено заключение.

В 2005 году в рамках уголовного процесса автор участвовал в проведении расчетов и подготовке отчета об оценке рыночной стоимости прав требования, возникающих в результате нарушения исключительного права правообладателя товарного знака «MAXWELL HOUSE» и прав лицензиата в результате причинения ущерба неправомерным использованием товарного знака по фактам уголовного дела.

Отличительной особенностью этого исследования явилось то, что убытки определялись и для лицензиара, и для лицензиата, причем размер нанесенного ущерба лицензиату (российская компания) существенно превышал ущерб лицензиара (иностранная компания).

В 2006 году автором было проведено три экспертизы по оценке убытков правообладателей товарного знака крупной международной компании по производству продуктов питания.

Большинство экспертиз и оценок ущерба правообладателей товарных знаков проводилось в 2003–2008 гг. в рамках уголовного судопроизводства (ст.180 УК РФ). По мнению автора, это связано с тем, что максимальное наказание по ст.180 УК РФ за нарушение прав на ТЗ предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а размер правонарушения («крупный ущерб») является квалифицирующим признаком преступления по ст.180 УК РФ (ч.1 и ч.2).

Согласно примечанию к ст. 169 УК РФ крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 250 (двести пятьдесят тысяч рублей), особо крупным — один миллион рублей.

По мнению В.Н. Бондарева, «ущерб при незаконном использовании чужих знаков или сходных с ними обозначений чаще всего предстает в виде упущенной выгоды. При его оценке необходимо руководствоваться прежде всего объективным критерием — размером прибыли, которую владелец знака мог бы получить, но не получил вследствие появления на рынке однородных товаров, маркированных знаком, идентичным или сходным с его знаком, или размером лицензионного вознаграждения, которое мог бы получить владелец товарного знака, если бы нарушитель купил лицензию».

Теоретически в рамках уголовного процесса может быть заявлен гражданский иск о возмещении убытков. Как правило, на практике этого не происходит по следующим причинам: из-за наличия коррупционной составляющей, сложности и затратности доказывания юридических фактов и самого размера возмещения. В материалах уголовного дела о нарушении прав на товарный знак, как правило, отсутствуют точные временные сроки нарушения и точное количество произведенной или реализованной контрафактной продукции. Поэтому одной из задач оценщика является определение основных параметров расчетной модели (период и объем нарушения) различными методами. В своей практике в отдельных случаях автор использовал метод сценариев и моделирование поведение потребителей контрафактной продукции (см. §3.2).

В соответствии с определением понятия ущерба, содержащимся в статье 15 ГК РФ, основным подходом для определения величины ущерба, как расходов по восстановлению нарушенного права, является затратный подход.

Анализ и определение расходов правообладателя (на работы, услуги и материалы), необходимых для восстановления нарушенного права в рыночных ценах на дату оценки, а также упущенной выгоды правообладателя может осуществляться исходя из следующих основных предположений:

  • Одна реализованная контрафактная единица товара вытесняет с рынка как минимум одну единицу легальной продукции;
  • Потребитель, столкнувшийся с фактом приобретения им некачественного продукта, способен временно или постоянно отказаться от использования товара данной марки, поскольку в большинстве случаев он не имеет ни возможности, ни желания выяснять причину продажи ему некачественного товара;
  • Продажа определенного объема контрафактного продукта и последовавшее за этим пропорциональное снижение спроса на продукт данной марки обесценивают затраты лицензиара (или лицензиата) на продвижение продукта (реклама, маркетинг, PR) и требуют для восстановления спроса осуществление дополнительных затрат на рекламу (маркетинг и PR) в большем, чем до нарушения, объеме.
  • Стоимость услуг на привлечение эксперта-оценщика по оценке ущерба обойдется правообладателю (или лицензиату) не меньше, чем это предусмотрено, например, в Распоряжении Правительства Москвы от 23 апреля 2008 г. N 839-РП или в утвержденных Национальным Советом по оценочной деятельности минимальных тарифах (Протокол № 2 от 18 ноября 2008).

Необходимо подчеркнуть, что расчеты и используемые при этом допущения при оценке размера ущерба (в рамках уголовного дела) должны быть основаны лишь на той информации об объеме и сроках нарушения прав, которая была получена (установлена) в ходе следствия и передана эксперту-оценщику.

Вполне вероятно, что нарушители могли произвести и реализовать значительно больший объем контрафактного продукта, однако, поскольку он не был обнаружен и не был доказан в ходе следствия, расчет должен проводиться на основе материалов следствия (дознания), а не на гипотетических оценках и прогнозах оценщика.

Кроме того, из-за того, что контрафактный продукт по данным следствия не обладал качествами легального продукта, его негативное воздействие на дальнейшее поведение потребителя могло быть существенно более глубоким, чем это предполагается в используемых сценариях расчета (модели).

Пример расчета и анализа экономического ущерба в условиях неопределенности представлен в главе 3 настоящего исследования.

Глава 2. Современные подходы к оценке убытков правообладателей товарных знаков

2.1. Методология оценки стоимости прав на товарные знаки

Профессиональная оценка стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненных к ним средств индивидуализации (далее «права на РИД») регулируется международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», а также другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, возникающие при осуществлении оценочной деятельности.

Согласно ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости» [12] при осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости объекта оценки:

  • рыночная стоимость;
  • инвестиционная стоимость;
  • ликвидационная стоимость;
  • кадастровая стоимость.

При проведении оценки стоимости прав на товарные знаки, как правило, определяется рыночная стоимость.

Под рыночной стоимостью объекта оценки согласно ст.3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

  • одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
  • стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
  • объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
  • цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
  • платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Необходимо отметить одно важное противоречие в отношении оценки рыночной стоимости прав на РИД вообще и прав на товарные знаки в частности. Например, при внесении неденежного вклада в уставный капитал предприятия (ООО, ЗАО, ОАО) в виде прав на ТЗ закон требует определить «рыночную стоимость», но рыночной стоимости в том виде, как этот термин определен в законе (ст.3 ФЗ-135) — обычно не существует .

Добросовестным выходом из этого противоречия является либо устранение правовой коллизии путем интерпретации оценщиком (или законодателем) понятия «рыночная стоимость» применительно к конкретной ситуации, исходя из фактических обстоятельств, доступной информации об объекте оценки и рыночном окружении, либо повторное введение в законодательство об оценочной деятельности понятия «специальная стоимость» объекта оценки, которое утратило силу с 01 января 2008 года, либо использование термина «инвестиционная стоимость».

Под рыночной стоимостью исключительных прав на ТЗ понимается денежная сумма, за которую мог бы состояться обмен исключительных прав на оцениваемый ТЗ, при передаче от одного правообладателю к другому. При этом новый правообладатель, приобретая исключительные права на ТЗ, получает совокупность прав, включая право владения, использования и распоряжения правами на товарный знак по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование прав на ТЗ.

Выгодами правообладателя являются доходы от использования прав на ТЗ (или экономия затрат различных ресурсов за счет использования прав). Основными формами выгод от использования интеллектуальных прав являются:

  • экономия затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и/или на инвестиции в основные и оборотные средства, в том числе фактическое снижение затрат, отсутствие затрат на получение права использования интеллектуальной собственности (например, отсутствие лицензионных платежей, отсутствие необходимости выделения из прибыли наиболее вероятной доли лицензиара);
  • увеличение цены единицы выпускаемой продукции (работ, услуг);
  • увеличение физического объема продаж выпускаемой продукции (работ, услуг);
  • снижение выплат налогов и (или) иных обязательных платежей;
  • сокращение платежей в счет обслуживания долга;
  • снижение риска получения денежного потока от использования объекта оценки;
  • улучшение временной структуры денежного потока от использования объекта оценки;
  • различные комбинации указанных форм.

Существуют многочисленные методы и формулы определения стоимости прав на ТЗ, которые могут быть отнесены к одному из трех общепризнанных подходов (взаимосвязанных между собой), а именно, доходному, рыночному и затратному.

Поскольку стоимость не является природным свойством объектов, как общественная категория она возникает только в том случае, если объект оценки обладает тремя необходимыми качествами: полезностью (способностью удовлетворять какую-либо потребность своего правообладателя), дефицитностью (востребованностью на рынке) и передаваемостью (возможностью передачи/уступки прав на объект оценки).

Система принципов формирования стоимости прав на ТЗ может быть представлена в виде пирамиды, вершиной которой является принцип наилучшего и наиболее эффективного использования, а основание образуют три группы принципов:

  • принципы, происходящие из представлений пользователя (субъекта рынка);
  • принципы, связанные с самим объектом (структура и его качества) оценки;
  • принципы, отражающие связь между объектом оценки и рынком.

Каждая группа в свою очередь также включает по три принципа.

Первая группа принципов. Представления пользователя дают нам общие методические указания к построению процедур оценки.

Принцип замещения. Максимальная цена любой собственности определяется минимальной суммой, за которую ее владельцем может быть приобретен другой объект такой же полезности. Этот принцип лежит в основе методологии рыночного подхода и ряда процедур затратного и доходного подходов. Замена реального объекта подходящей моделью осуществляется на базе этого принципа. Одновременно из этого принципа вытекает требование разумной минимизации затрат и, как следствие, — указание стремиться не завышать стоимость прав на ТЗ.

Принцип ожидания. Стоимость прав на ТЗ определяется количеством, качеством и продолжительностью поступления будущих выгод, ожидаемых правообладателем от ее использования.

Принцип инвестиционной привлекательности. Рациональный инвестор вкладывает свои деньги в актив (предприятие или проект) лишь в том случае, если предполагается не только возврат этих средств, но и получение прибыли, адекватной риску таких инвестиций. На основе этого принципа строятся процедуры всех трех стандартных подходов к оценке.

Вторая группа принципов. С помощью принципов этой группы раскрывается влияние «внутреннего строения» объекта оценки (его качественных характеристик) на его стоимость.

Принцип вклада. Стоимость объекта изменяется вследствие наличия или отсутствия какого-либо его элемента на величину вклада в стоимость, создаваемого этим элементом. Важно понимать, что изменение структуры объекта оценки может влиять на изменение его стоимости. Этот принцип является базовым для метода сравнительного анализа продаж.

Принцип оптимальности и соответствия. Максимальная стоимость прав на объект оценки достигается только тогда, когда его «строение» и качественные характеристики находятся в оптимальном сочетании и соответствуют потребностям и ожиданиям рынка. Оценка неразрывно связана с исследованием состояния рынка. Этот принцип играет ведущую роль при формировании и сметы затрат в рамках затратного подхода, и при прогнозировании объемов продаж в рамках доходного подхода к оценке.

Принцип экономического разделения. Права на ТЗ следует «разделять» или «соединять» таким образом, чтобы их стоимость при этом увеличивалась. «Разделение» прав на ТЗ может происходить несколькими путями (территориальное разделение, разделение по времени владения, по объему передаваемых прав и/или способов использования). Также возможно сочетание прав (оптимальное разделение), при котором правообладатель может сам пользоваться своим исключительным правом и может передать его по лицензионному договору (или договору коммерческой концессии), или уступить полностью, по договору уступки. Этот принцип раскрывает сущность управления стоимостью правами на ТЗ.

Третья группа принципов. С помощью принципов этой группы подчеркивается зависимость стоимости прав на ТЗ от рыночного окружения, в котором используются эти права, а также от процессов, происходящих на рынке, на котором обращаются права на ТЗ.

Принцип зависимости. Стоимость прав на ТЗ зависит от характера и стоимости других активов, с которыми они образует единый комплекс, участвуя вместе в создании денежных потоков, направленных к его владельцу.

Стоимость прав на ТЗ зависит именно от ближайшего (neighboring) окружения. Интеллектуальная собственность как нечто идеальное сама по себе не может приносить осязаемых выгод своему владельцу. Прежде она должна воплотиться в некоторую материальную форму и выйти на рынок в виде товарной продукции (или услуг). Поэтому она находится в зависимости от средств производства, с помощью которых осуществляется выход на рынок.

Принцип предложения и спроса. Стоимость прав на ТЗ определяется соотношением спроса и предложения на объекты аналогичного назначения и сравнимой полезности, сложившимся на рынке на дату оценки.

Принцип изменения стоимости во времени. Стоимость прав на ТЗ во времени не остается постоянной, она изменяется в результате процессов, происходящих как на самом предприятии-правообладателе, так и в его рыночном окружении. Любая собственность имеет свойство изменять свои характеристики во времени. Нематериальные активы, подвергаясь воздействию окружающей среды, могут подвергаться функциональному устареванию, и вследствие этого их стоимость снижается. Стоимость прав на ТЗ также может меняться вследствие изменения рыночных представлений о полезности и актуальности продукции или услуг, маркируемых ТЗ аналогичного назначения.

Проведение трехстороннего анализа оцениваемого объекта позволяет сделать аргументированный вывод о наилучшем и наиболее эффективном его использовании (ННЭИ). При этом понимается, что наилучшим и наиболее эффективным будет такое вероятное и разумное использование прав на ТЗ, которое: во-первых, законодательно разрешено, во-вторых, физически возможно, в-третьих, финансово осуществимо и при этом приводит к наибольшей стоимости прав на ТЗ.

Следует отметить, что требование обязательного применения при оценке рыночной стоимости принципа ННЭИ в явном виде присутствует только при оценке недвижимости. Несмотря на то, что принцип ННЭИ заложен в «Методических рекомендациях по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности», возможность его использования в оценке интеллектуальных прав неоднозначно оценивается различными специалистами. По мнению автора, применение принципа ННЭИ для оценки интеллектуальных прав также полезно и эффективно, как и запрягание в одной упряжке коня и трепетной лани.

Вероятное, разумное, разрешенное и осуществимое использование интеллектуальных прав — это «штамп», стереотип и «виртуальная ситуация», имеющая мало общего с инновациями и творчеством, направленным на максимизацию создаваемой полезности (ценности) для всех заинтересованных лиц.

Обзор применяемых подходов, стандартов и методик

В соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» профессиональный оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от использования) затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке стоимости.

Затратный подход — совокупность методов оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа.

Сравнительный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними.

Доходный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.

Оставаясь в рамках того или иного подхода, профессиональные оценщики могут использовать один или несколько методов оценки стоимости. Обычно, для достижения наибольшей обоснованности и очевидности выводов отчета об оценке стоимости Оценщики используют несколько методов (приемов) оценки.

В работе Гордона Смита и Рассела Парра приведена следующая рекомендуемая предпочтительность применения подходов к оценке интеллектуальной собственности (ИС) и нематериальных активов (НМА):

Таблица 8. Предпочтительность подходов к оценке ИС и НМА.

 

Виды НМА и ОИС

В первую очередь

Во вторую очередь

Слабо применим

Патенты и технологии

Доходный

Сравнительный

Затратный

Товарные знаки

Доходный

Сравнительный

Затратный

Объекты авторского права

Доходный

Сравнительный

Затратный

Квалифицированная рабочая сила

Затратный

Доходный

Сравнительный

Информационное программное обеспечение менеджмента

Затратный

Сравнительный

Доходный

Программные продукты

Доходный

Сравнительный

Затратный

Дистрибьюторские сети

Затратный

Доходный

Ср авнительный

Права по франчайзингу

Доходный

Сравнительный

Затратный

В соответствии с Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности, утвержденными Министерством имущественных отношений РФ, при определении стоимости интеллектуальной собственности также следует руководствоваться следующими методическими основами:

  • стоимость имеют объекты оценки, способные удовлетворять конкретные потребности при их использовании в течение определенного периода времени (принцип полезности);
  • стоимость объекта оценки зависит от спроса и предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей (принцип спроса и предложения);
  • стоимость объекта оценки не может превышать наиболее вероятные затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности (принцип замещения);
  • стоимость объекта оценки зависит от ожидаемой величины, продолжительности и вероятности получения доходов (выгод), которые могут быть получены за определенный период времени при наиболее эффективном его использовании (принцип ожидания);
  • стоимость объекта оценки изменяется во времени и определяется на конкретную дату (принцип изменения);
  • стоимость объекта оценки зависит от внешних факторов, определяющих условия их использования, например, обусловленных действием рыночной инфраструктуры, международного и национального законодательства, политикой государства в области интеллектуальной собственности, возможностью и степенью правовой защиты и других (принцип внешнего влияния);
  • стоимость интеллектуальной собственности определяется исходя из наиболее вероятного использования интеллектуальной собственности, являющегося реализуемым, экономически оправданным, соответствующим требованиям законодательства, финансово осуществимым и в результате которого расчетная величина стоимости интеллектуальной собственности будет максимальной (принцип наиболее эффективного использования). Наиболее эффективное использование интеллектуальной собственности может не совпадать с ее текущим использованием.

Согласно Методическим рекомендациям [15] при определении стоимости интеллектуальной собственности следует учитывать:

  • нематериальный, уникальный характер объекта оценки;
  • текущее использование объекта интеллектуальной собственности;
  • возможные отрасли использования, наиболее вероятные емкость и долю рынка, издержки на производство и реализацию продукции, выпускаемую с использованием объекта интеллектуальной собственности, объем и временную структуру инвестиций, требуемых для освоения и использования объекта интеллектуальной собственности в той или иной отрасли;
  • риски освоения и использования объекта интеллектуальной собственности в различных отраслях, в том числе риски недостижения технических, экономических, эксплуатационных и экологических характеристик, риски недобросовестной конкуренции и другие;
  • стадии разработки и промышленного освоения объекта интеллектуальной собственности;
  • возможность и степень правовой защиты;
  • объем передаваемых прав и других условий договоров о создании и использовании объекта интеллектуальной собственности;
  • способ выплаты вознаграждения за использование объекта интеллектуальной собственности;
  • другие факторы.

Доходный подход к оценке прав на товарный знак

В процессе оценки стоимости интеллектуальных прав доходному подходу принадлежит особое место как подходу, который наиболее достоверно отражает действительную ценность интеллектуальных прав.

Согласно [88] в рамках доходного подхода могут быть использованы многочисленные меры экономического дохода, которые могут быть сгруппированы в следующие три основные категории:

  • Доходы, полученные за счет увеличения выручки, относящейся к оцениваемому нематериальному активу.
  • Доходы, полученные за счет сокращения расходов, относящихся к оцениваемому нематериальному активу.
  • Доходы, полученные за счет сокращения объема инвестиций, относящихся к оцениваемому нематериальному активу.

Прежде чем выбрать надлежащую меру экономического дохода, подлежащего количественному выражению, необходимо рассмотреть, каким образом оцениваемые права могут «генерировать» этот доход. «Генерирование» дохода может осуществляться следующим образом:

  • За счет использования прав на РИД и средства индивидуализации.
  • За счет владения правами на РИД и средствами индивидуализации.
  • За счет отказа от использования прав на РИД и средств индивидуализации.

Использование доходного подхода осуществляется при условии возможности получения выгод от использования прав на ТЗ. Доходом от использования прав на ТЗ является разница за определенный период времени между денежными поступлениями и денежными выплатами (денежный поток), получаемая правообладателем за счет использования прав на ТЗ в собственной хозяйственной деятельности. Доходом от владения правами на ТЗ является разница за определенный период времени между денежными поступлениями и денежными выплатами (денежный поток), получаемая правообладателем за счет использования прав на ТЗ третьими лицами на основании лицензионных договоров и/или договоров коммерческой концессии, или в процессе уступки этих прав (или внесения прав в качестве взноса в уставной капитал созданного или создаваемого предприятия).

Как правило, основными видами денежных поступлений являются платежи за предоставленное право использования товарного знака, например роялти, паушальные платежи или их комбинация.

Величина платежей за предоставление прав на ТЗ рассчитывается на основе наиболее вероятного значения, которое может сложиться на рынке, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине платежей не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

Выгоды от использования прав на ТЗ определяются на основе прямого сопоставления величины, риска и времени получения денежного потока от использования прав на ТЗ с величиной, риском и временем получения денежного потока, который получил бы правообладатель (или третье лицо), при не использовании этих прав на ТЗ.

Расчет стоимости прав на ТЗ с использованием доходного подхода осуществляется путем дисконтирования или капитализации денежных потоков. Как правило, любой метод доходного подхода определения стоимости прав на ТЗ должен раскрывать следующие аспекты:

1. Анализ и выбор возможных способов генерирования доходов за счет прав на ТЗ (за счет использования, за счет владения или за счет отказа от использования прав).

2. Определение меры экономического дохода для каждого выбранного способа (за счет увеличения выручки, за счет сокращения расходов или за счет сокращения объема инвестиций, относящихся к оцениваемым правам на ТЗ).

3. Прогнозирование денежного потока.

4. Определение доли доходов, приходящихся на интеллектуальные права.

5. Определение ставки дисконтирования.

Стоимость прав на ТЗ определяется чистой приведенной стоимостью генерируемых за счет их использования будущих денежных потоков. Будущие денежные потоки необходимо дисконтировать по ставке d. В общем виде формулу для расчета стоимости прав на ТЗ можно представить в виде:

 (2)

где Vp — стоимость прав на ТЗ, рассчитанная на основе доходного подхода CFi — поток выгод (денежный поток), в i-ом году;

CFn — поток выгод (денежный поток) в последний прогнозный период

i — порядковый номер года получения выгод от использования прав на товарный знак; n — количество прогнозных лет (периодов);

Rev — стоимость денежного потока в постпрогнозном периоде (синонимы: реверсия, остаточная стоимость, терминальная стоимость, продленная стоимость);

d — ставка дисконтирования.

Как правило, за основу берется норма дисконтирования (d), используемая для оценки стоимости компании в целом (проекта), с учетом корректировок на дополнительные риски. К основным дополнительным рискам, связанным с оцениваемым товарным знаком, можно отнести:

1. рыночные риски — связанные с появлением на рынке конкурентных (более эффективных) товарных знаков, а также с иными обстоятельствами, способными оказать негативное влияние на денежные потоки и, следовательно, на стоимость прав на ТЗ;

2. риски системы управления правами на ТЗ — связанные с ошибками при построении и реализации общей системы управления ИС в компании и товарными знаками в частности (в т.ч. при разработке стратегии продвижения, проведении маркетинговых исследований, рекламной кампании и других мероприятий);

3. риски, связанные с появлением на рынке товаров-подделок, которые, во-первых, продаются по более низкой цене, во-вторых, низкого качества, что снижает доверие к товарному знаку и, как следствие, уменьшает стоимость прав на него.

Способы определения ставки дисконтирования описаны в [60, 61, 73, 74].

Методы выделения экономического эффекта

Основная задача оценщика в процессе оценки стоимости прав на ТЗ доходным подходом заключается в определении «вклада товарного знака» в создание денежного потока компании и рисков неполучения этого денежного потока.

Стоимость прав на ТЗ определяется количеством, качеством и продолжительностью поступления будущих выгод от использования оцениваемого товарного знака («качество» связано с вероятностью поступления выгод).

Все методы выделения экономического эффекта от использования прав на ТЗ можно условно разделить на две группы:

  • Методы, построенные на учете реального экономического эффекта;
  • Методы, построенные на искусственном выделении экономического эффекта (Метод «освобождения от роялти»; Метод выделения доли Лицензиара в прибыли Лицензиата или «Правило 25 процентов» и др.).

При использовании метода освобождения от роялти основной задачей является определение «разумных и справедливых» роялти. В качестве экспресс-метода (грубой оценки) можно воспользоваться так называемыми «стандартными ставками роялти» [57, 73] или, например, воспользоваться рекомендациями по расчету ставок роялти, предложенными О.В. Новосельцевым [142–146].

Сравнительный подход к оценке прав на товарный знак

При определении стоимости прав на ТЗ на основе рыночного подхода используется метод прямого сравнения продаж, который предполагает определение стоимости прав на ТЗ по цене сделок купли-продажи (лицензионных соглашений) или уступки прав на аналогичные ТЗ (предложений и спроса), с учетом поправок на различие характеристик ТЗ-аналога и оцениваемого ТЗ (по времени, региону, классам МКТУ и др).

Использование сравнительного подхода к оценке стоимости прав на ТЗ осуществляется при наличии достоверной и доступной информации о ценах аналогов объекта оценки и действительных условиях сделок с ними. При этом может использоваться информация о ценах сделок, предложений и спроса.

Сущность этого метода прямого сравнения продаж состоит в определении рыночной стоимости прав на ТЗ на основе цен фактических продаж объектов ИС аналогичного назначения и адекватной полезности. Процедура строится на внесении в цены продаж объектов-аналогов (прав на ТЗ) поправок (корректировок), учитывающих имеющиеся у них существенные отличия от объекта оценки.

Существуют три необходимых условия применимости метода сравнения продаж:

1. фиксация на рынке фактов продажи объектов аналогичного назначения и сравнимой полезности;

2. доступность информации о ценах продажи и действительных условиях совершения этих сделок;

3. наличие аналитической информации о степени влияния отличительных особенностей и характеристик таких объектов на их стоимость.

Эти три условия объясняют проблематичность и редкость использования метода сравнения продаж для практической оценки стоимости прав на ТЗ. Отсутствие необходимых объемов данных приводит к тому, что становящаяся доступной информация о сделках с правами на ТЗ используется в оценке стоимости чаще всего как сигнальная (ориентировочная) информация, не влияющая на итоговое значение искомой рыночной стоимости.

Оценка рыночной стоимости прав на ТЗ сравнительным подходом эффективна при наличии развитой базы данных количественных и качественных характеристик о сделках с объектами-аналогами. Метод сравнения продаж обычно используется при оценке стоимости неисключительных прав на ТЗ, когда возникает необходимость определения вероятной цены лицензионного договора на использование прав на товарный знак.

Затратный подход к оценке стоимости прав на товарный знак

Сущность затратного подхода к оценке рыночной стоимости прав на ТЗ заключается в определении минимума затрат [81, с.52], необходимых для создания аналогичного ТЗ с учетом предпринимательской прибыли. Основными методами затратного подхода являются метод учета затрат на восстановление точной копии оцениваемого ТЗ и метод учета стоимости затрат на замещение оцениваемого ТЗ путем создания нового объекта-аналога. Как правило, затратный подход применяется для ТЗ с небольшой историей, а также для определения нижней границы договора уступки прав на ТЗ, ниже которой сделка для правообладателя становится невыгодной.

Использование затратного подхода осуществляется при наличии возможности восстановления или замещения объекта оценки. Определение рыночной стоимости прав на ТЗ с использованием затратного подхода включает следующие основные процедуры:

  • определение суммы затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки;
  • определение величины функционального и/или экономического устаревания объекта оценки по отношению к новому аналогичному объекту оценки;
  • расчет рыночной стоимости объекта оценки путем вычитания из суммы затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки, величины функционального и/или экономического устаревания объекта оценки.

Согласно Методическим рекомендациям ТПП РФ по оценке рыночной стоимости нематериальных активов предприятий затратный подход применяется в отношении тех нематериальных активов, которые создаются самими правообладателями и для которых не существует эффективного рынка.

В зависимости от того, какая документация (информация), подтверждающая затраты на создание объекта оценки, может быть предоставлена правообладателем, оценщик выбирает процедуру, наиболее уместную в конкретной ситуации:

  • если у заказчика имеется документально зафиксированная смета расходов, оценщик может применить метод исходных затрат или метод восстановительной стоимости;
  • если смета отсутствует, она может быть построена самим оценщиком в рамках использования метода стоимости замещения.

Следует отметить, что при использовании затратного подхода часто применяют допущение об эквивалентности затрат и рыночной стоимости прав на ТЗ. В свою очередь, это допущение основано на другом, базовом допущении о том, что все люди имеют равные творческие способности. Иными словами, априори и без доказательства предполагается, что при создании ТЗ каждый человек при равных затратах труда и времени создает ТЗ одинаковой ценности и, соответственно, одинаковой рыночной стоимости. На самом деле повседневный опыт убеждает нас, что это допущение совершенно не обосновано.

В этой связи необходимо подчеркнуть, что использование затратного подхода к оценке прав на ТЗ, основанном на оценке величины затрат труда и времени, может привести к очень серьезным ошибкам. Именно поэтому при оценке прав на товарный знак затратный подход, как правило, не применяется.

Выбор подходов и обоснование применяемых стандартов

Выбор подходов оценки стоимости прав на ТЗ и соответствующих методов определяется целью проведения оценки, видом стоимости, применяемыми стандартами оценки, особенностями оцениваемого ТЗ (классами МКТУ по которым ТЗ зарегистрирован), наличием и объемом достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности правообладателя с использованием оцениваемого товарного знака и об объектах сравнимой полезности.

Согласно действующему законодательству в области оценочной деятельности оценщик должен обосновать применение стандартов оценки [11–13] и методик.

2.2. Сравнительный анализ подходов к стоимостной оценке убытков правообладателей товарных знаков в России и за рубежом

В зарубежных источниках [106–108, 124, 139, 141] описаны три основных метода расчета экономического ущерба и упущенной выгоды в результате нарушения прав на РИД и средства индивидуализации:

  • «метод стоимости «до и после» нарушения; (1)
  • метод «если бы не нарушение»; (2)
  • метод фактических издержек и упущенных возможностей. (3)

Методические подходы к оценке убытков правообладателей товарных знаков в Российской Федерации изложены автором в работах [111, 113, 114, 115, 116, 119, 120], в Республике Казахстан — в статье [128].

В статье «Анализ упущенной выгоды и экономического ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности» отмечается, что необходимость в определении ущерба и упущенной выгоды в результате нарушения прав на РИД и приравненных к ним средств индивидуализации чаще всего возникает при возбуждении судебных исков, связанных с нарушением прав, невыполнением условий контрактов, банкротством и другими предметами споров, связанных с лишением имущества, прав или материальных выгод.

У каждого из вышеописанных методов существуют свои особенности и ограничения. Прежде всего, эти особенности связаны с национальными различиями в законодательстве об интеллектуальной собственности.

По мнению автора, из трех вышеописанных методов расчета экономического ущерба и упущенной выгоды однозначно применимым в РФ можно считать (3) — «метод фактических издержек и упущенных возможностей», который в наибольшей степени соответствует «формуле», описанной в ст.15 ГК РФ. Диссертантом предлагается авторская интерпретация метода (3) для оценки убытков правообладателей ТЗ при его использовании в российских условиях:

«Метод издержек и упущенных возможностей — метод стоимостной оценки реального ущерба и упущенной выгоды правообладателей товарного знака, на основании которого определяются (а) реальные или необходимые расходы для восстановления нарушенного права, (б) стоимость утраченных имущественных прав на товарный знак из-за нарушения, а также (в) неполученные правообладателем доходы из-за нарушения (или доходы, полученные нарушителем прав на товарный знак)».

По мнению автора, использование метода (1) (метод «стоимости до и после нарушения») маловероятно в РФ, так как крайне редко представляется возможность оценить стоимость прав на товарный знак до и после нарушения. Основная сложность применимости метода (2) («если бы не нарушение») заключается в неопределенности даты окончания нарушения и такого параметра, как «отсутствие остаточного эффекта от правонарушения».

В американской практике оценки убытков (прав на получение возмещения) правообладателей существуют две общепринятые меры ущерба: «упущенная выгода» и «уменьшение стоимости бизнеса». Чтобы правильно определить «стандарт стоимости» и рассчитать величину упущенной выгоды или уменьшения стоимости бизнеса при нарушении прав на товарный знак необходимо обратиться к закону. Возмещение экономического ущерба от нарушения прав на товарные знаки регулируется разделом 1117 титула 15 Свода законов США (Актом Лэнхема), который гласит, что: «(а) истец имеет право на взыскание (1) прибылей ответчика, (2) любых убытков, понесенных истцом, и (3) расходов на ведение дела. ... При оценке прибылей истец обязан представить доказательства только в отношении продаж ответчика; ответчик обязан представить доказательства в отношении всех элементов затрат или вычетов, на которые он претендует».

Как и в российском законодательстве Акт Лэнхема предусматривает в делах о нарушении прав на товарные знаки или возмещение убытков, или минимальный уровень компенсации (в размере от 500$ до 100 000$). Стандарт стоимости при проведении типичной несудебной оценки бизнеса «до и после» нарушения в США основан на стандарте справедливой рыночной стоимости (fair market value — FMV) — на основе гипотетических переговоров между добровольным покупателем и добровольным продавцом. Метод упущенной выгоды не предполагает применения стандарта FMV и может быть основан на достигнутом истцом (правообладателем) уровне рентабельности, даже если он выше уровня, которого способен достичь нарушитель.

В США в связи с ростом случаев подделки товаров в 1984 году был принят специальный Закон, в котором были введены уголовно-правовые санкции за умышленную торговлю товарами, маркированными поддельными знаками. В соответствии с этим нормативно-правовым актом, за совершение преступлений, связанных с подделкой товарного знака, наказание назначается в виде лишения свободы сроком до 10 лет и до 2000000 долл. штрафа с физических лиц или до 5000000 долл. для организаций. Покупка поддельных товаров для личного пользования в США не является уголовным преступлением. А по законодательству Франции и Италии за подобные деяния потребитель несет административную ответственность — налагается штраф.

К наказаниям и другим мерам уголовно-правового воздействия, предусмотренным законодательством штатов о товарных знаках, относятся:

  • штрафы (выплачиваются в казну штата);
  • компенсации (выплачиваются непосредственно пострадавшему). Основаниями для требования компенсации являются: 1) издержки, связанные с расследованием нарушения; 2) стоимость изъятых контрафактных товаров; 3) доказательства выручки с незаконной продажи товаров;
  • изъятие транспортных средств, денежных средств;
  • испытательный срок (иногда вместо тюремного заключения);
  • уничтожение товаров, изготовленных пиратским способом.

Кроме того, законы штатов могут устанавливать иные правила привлечения к уголовной ответственности за данные преступления. Так, например, законом штата Калифорния о защите товарных знаков уголовно наказуемыми признаются случаи, когда текущая рыночная цена оригинального товара превышает 400 долларов. Мошенничеством по законам Калифорнии считаются действия в отношении владельца торговой точки, когда он обманут дистрибьютором или когда потребители обмануты торговой точкой.

Законодательство на Филиппинах предусматривает наказание за нарушение прав на товарные знаки в виде тюремного заключения сроком от шести месяцев до пожизненного и штрафа до 25 тыс. долл.

Уголовный кодекс Испании (ч. 1 ст. 274) предусматривает уголовное наказание в виде тюремного заключения на срок от шести месяцев до двух лет и штрафа на сумму от шести до двадцати четырех заработных плат за воспроизведение, подделку, изменение или использование любым другим способом отличительного знака, идентичного либо намеренно сходного с зарегистрированным знаком, который предназначен для различения таких же или похожих товаров, услуг, деятельности или учреждений, ради которых и действует зарегистрированное право промышленной собственности. В соответствии с ч. 2 данной статьи такому же наказанию подвергаются лица, владеющие с целью обращения в торговый оборот товарами либо осуществившие введение в торговлю товаров и услуг с отличительными знаками, которые предполагают нарушение исключительных прав их собственников, даже если эти товары были ввезены из-за границы. По данной статье возможна уголовная ответственность юридических лиц в виде временного (на срок до пяти лет) или окончательного закрытия предприятия.

В Уголовном кодексе Литвы содержится специальная глава XXIX о преступлениях против интеллектуальной и промышленной собственности, в которой закреплена уголовная ответственность за нарушение прав на товарные знаки — ст. 195 «Нарушение прав промышленной собственности» — максимальный размер наказания — до двух лет лишения свободы. К уголовной ответственности может быть привлечено и юридическое лицо.

В статье 341 УК Кыргызской Республики «Незаконное использование товарного знака» установлена уголовная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, которое влечет наложение административного штрафа на граждан — от пяти до двадцати, на должностных лиц — от двадцати до ста минимальных размеров заработной платы с конфискацией товаров с фальсифицированным товарным знаком, а также за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Кыргызской Республике товарного знака — влечет наложение административного штрафа на граждан — от пяти до пятнадцати, на должностных лиц — от пятнадцати до пятидесяти минимальных размеров заработной платы (ч. 2).

Сравнение законодательства зарубежных стран, международного опыта защиты и оценки прав на товарные знаки (ущерба и упущенной выгоды) позволяет сделать следующие выводы и рекомендации:

  • В высокотехнологичных странах, а также в странах, где доходы от использования интеллектуальной собственности составляют существенную долю в ВВП, и экономические, и уголовно-правовые санкции являются самыми жесткими;
  • В рамках совершенствования межгосударственного сотрудничества в борьбе с незаконным использованием прав на товарные знаки (средств индивидуализации) необходимо:
    • создавать (совершенствовать) международные стандарты в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности;
    • создать международную систему управления в сфере ИС, направленную на совершенствование международной системы правоприменения и на обмен информацией о нарушениях между странами.
  • Сотрудничество с зарубежными странами по борьбе с распространением контрафактной продукции целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
    • обмен информацией о фактах пресечения правонарушений в области интеллектуальной собственности, способах доставки из-за рубежа контрафактной продукции;
    • создание общей информационной базы данных в сети интернет: по материальным и процессуальным вопросам пресечения правонарушений в области интеллектуальной собственности; о крупных поставщиках и оптовых реализаторах контрафактной продукции, организованных межрегиональных и международных преступных группировках;
    • обмен опытом работы по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию правонарушений в области интеллектуальной собственности (включая методические вопросы экономико-правовой экспертизы и оценки убытков от правонарушений);
    • обмен учебной, методической и специальной литературой;
    • организация совместных научных исследований, семинаров и конференций;
    • содействие в подготовке и повышении квалификации кадров;
    • предоставление по запросам каждой из сторон международного соглашения нормативных актов, регламентирующих деятельность в области охраны объектов интеллектуальной собственности;
    • расширение контактов с правоохранительными органами Европы и США, включая приглашение зарубежных специалистов в нашу страну и направление российских специалистов для ознакомления с опытом практической работы;
    • систематическое проведение в целях обмена опытом по рассматриваемым вопросам международных конференций и семинаров с участием Всемирной организации интеллектуальной собственности, Всемирной таможенной организации, Интерпола, МВД России, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и других заинтересованных организаций.

Глава 3. Разработка методических рекомендаций по оценке убытков правообладателей товарных знаков

3.1. Разработка и реализация алгоритма стоимостной оценки и процедуры возмещения убытков правообладателей товарных знаков

В основе предлагаемого алгоритма и процедур по оценке убытков правообладателей товарных знаков лежат:

  • во-первых, положения нормативно-правовых актов РФ, раскрывающие понятия вред, убытки, ущерб и порядок их исчисления ;
  • во-вторых, законодательство «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методология оценки стоимости интеллектуальных прав;
  • в-третьих, теория и практика лицензионной торговли, когда размер ущерба правообладателя может быть определен на основании практики и условий принудительного лицензирования.

Процедуры по оценке убытков в результате нарушений прав на товарные знаки можно разделить на два основных блока и третий — дополнительный, выполняемый при необходимости:

1. предварительная аналитическая работа, сбор необходимой информации;

2. проведение оценочных работ;

3. подготовка экспертного заключения, базирующегося на полученных результатах.

Первый блок предварительной аналитической работы включает в себя пять этапов, представленных на рисунке 1. Процедуры такой предварительной работы для оценки убытков на финансовых рынках подробно описаны в [87].

 
Рис.1. Этапы предварительной аналитической работы

(1) Ознакомление с ситуацией, получение предварительной информации

На этом этапе проводятся предварительные переговоры. Заказчик (например, потерпевшая сторона, представитель стороны или государственный орган, защищающий интересы правообладателя или нарушителя) ставит оценщику задачу, предоставляет материалы, касающиеся предполагаемого нарушения прав на товарные знаки, дает основные разъяснения относительно проявления нанесенного ущерба. В соответствии с поставленной задачей и предоставленными разъяснениями оценщик формирует предварительный запрос информации, необходимой для аналитических процедур этапа (2), а также той, которая может быть использована и на последующих этапах. По мере более детального ознакомления с материалами и формирования компетентного мнения о составе правонарушения и характере нанесенного в результате его совершения ущерба у оценщика может возникнуть необходимость в получении дополнительной информации, которая в зависимости от ее характера может быть получена оценщиком самостоятельно или же предоставлена ему заказчиком по отдельному дополнительному запросу.

После ознакомления с предоставленной заказчиком информацией оценщик определяет цену и сроки исполнения работ. Если уже на этом этапе оценщик предполагает необходимость привлечения сторонних экспертных организаций или специалистов, об этом должен быть уведомлен заказчик. В случае согласия сторон они заключают договор, и оценщик приступает к этапу (2).

(2) Выявление признаков правонарушения, идентификация, определение его класса

Этот этап — один из наиболее важных составляющих предварительной аналитической работы. Именно в это время оценщик должен определить, было ли ущемление интересов правообладателя вызвано правонарушением (совершенным противоправным деянием — действием или бездействием) или же оно возникло вследствие объективных причин, вызванных, в частности, спецификой рынка или действиями/бездействием самого правообладателя.

Поскольку сбором доказательств могут заниматься и сотрудники правоохранительных органов, и представители потерпевшей стороны, и специалисты охранно-розыскных агентств, и оценщики, рассмотрим типовые случаи нарушений прав на товарные знаки и обобщенную классификацию убытков, которая ранее была рассмотрена в главе 1.

Классификация имущественных потерь (убытков, размера компенсации) позволяет лучше понять и применять механизм расчета убытков. В общем случае правонарушения и убытки правообладателей можно разделить по видам обязательств:

  • деликтные обязательства (нарушение прав на товарные знаки — ст.180 УК РФ, ст.1515 ГК РФ, ст.14.10 КоАП; мошенничество — ст. 159 УК РФ; незаконное предпринимательство — ст.171 УК РФ и др.)
  • договорные обязательства (лицензионный договор — ст.1233 и ст.1235 ГК РФ; договор коммерческой концессии — ст.1027 ГК РФ; договор об отчуждении исключительного права на ТЗ — ст.1234 ГК РФ).

Необходимо отметить, что по уголовно-процессуальному законодательству обязанность доказывания ущерба лежит не на потерпевшем (правообладателе), а на следователе (дознавателе), и потому доказывание этого обстоятельства, как правило, основывается на результатах судебной экспертизы, в рамках которой может быть привлечен эксперт-оценщик.

Сбор доказательств о правонарушении проводится на основе зафиксированных способов незаконного использования в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров (работ и услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе:

  • размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
  • размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, при выполнении работ, оказании услуг;
  • размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
  • размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
  • размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Идентификация нарушения, механизм фиксации доказательств и формы самих доказательств представлены в табличной форме (таблица 9).

Важно отметить, что в соответствии со ст.1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Таблица 9. Типовые ситуации нарушений

 

Типовые нарушения

Механизм фиксации нарушения

Доказательства нарушения прав на товарный знак

Производство контрафактной продукции

Факт осмотра помещения

Результаты протоколов органов дознания. Нотариальное свидетельство. Оригиналы изготовленных этикеток, фото, данные о количественных и качественных характеристиках продукции, информация позволяющая зафиксировать период нарушения и т.п.

Предложение к продаже (в т.ч. через Интернет)

Факт предложения к продаже

Копии писем, рекламных объявлений, буклеты с выставки, нотариальное освидетельствование (в т.ч. интернет-страниц) и т.п.

Продажа

Факт продажи

Чек, накладная, платежное поручение, фото, контрольная закупка, информация позволяющая зафиксировать период нарушения и т.п.

Хранение

Факт осмотра помещения

Результаты протоколов органов дознания. Фото. Нотариальное свидетельство, накладные и т.п.

Транспортировка

Факт осмотра транспортного средства

Копии накладных, товарно-транспортных накладных, путевых листов, показания водителя, фото и пр.

Размещение в объявлениях, на вывесках и в рекламе

Факт выхода рекламы, размещения объявления или вывески

Газета, листовка, фото, буклет, нотариальное освидетельствование, подтверждающая информация от СМИ (в т.ч. о размере оплаты рекламных расходов) и пр.

Демонстрация на выставках и ярмарках

Факт участия в выставках и ярмарках

Каталоги с выставки и ярмарки, результаты протоколов органов дознания, фото, нотариальное свидетельство и др.

Ввоз на территорию РФ

Факт ввоза на территорию РФ

Документы таможенных органов, подтверждающие ввоз на территорию Российской Федерации контрафактной продукции и др.

Размещение в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации

Факт размещения в сети Интернет

Документы из Центра регистрации доменов (www.nic.ru), оригиналы печатных СМИ или другая подтверждающая информация от СМИ (в т.ч. о дате публикации и содержании информации о размещении в сети интернет), нотариальное освидетельствование содержания интернет-страниц; подтверждающие факты использования товарного знака в доменном имени и/или при других способах адресации.

Сравнение методов расчета убытков и размера компенсации (определяемой по решению суда) правообладателя товарного знака позволяет сказать, что в диапазоне ущерба до 5 млн.рублей целесообразно готовить обоснование (и расчет) о размере компенсации, а в диапазоне свыше 5 млн.рублей — о величине убытков. При этом, в соответствии с видом рассчитываемого размера возмещения (убытки или размер компенсации), могут быть использованы следующие методы расчета :

Таблица 10. Основные методы расчета убытков/компенсации

 

Вид возмещения (убытки, компенсация)

Метод расчета размера возмещения

Возможная информация для доказательства размера возмещения (убытков или компенсации)

Убытки: реальный ущерб

Определение и обоснование расходов по восстановлению нарушенного права (расходы на проведение различных видов экспертиз, судебные и административные издержки, включая издержки поиска информации и доказывания юридических фактов)

Информация, фиксирующая период и объем нарушения, в т.ч.:

- о количестве изготовленных этикеток в типографии (тары);

- оригиналы рекламных объявлений или другая документально подтверждающая от СМИ информация;

- данные об объемах оптовых закупок нарушителем продуктов правообладателя;

- данные о продажах контрафактного товара (товарные и фискальные чеки о закупке контрафактного товара, договора, платежные поручения и пр.);

- документы таможенных органов;

- нотариальное освидетельствование (в т.ч. интернет-страниц);

- документы, подтверждающие затраты правообладателя на рекламу, PR и маркетинг (в т.ч. за период нарушения, год, месяц, день);

- документы, подтверждающие оптовые и розничные цены правообладателя (средние за месяц, квартал, год);

- документы, подтверждающие долю рекламы (в %) в объеме продаж легальной продукции правообладателя;

- документы бухгалтерии, подтверждающие рентабельность продаж легальной продукции правообладателя;

- и др.

Убытки: упущенная выгода

Определение и обоснование дохода нарушителя

И/ИЛИ

Определение и обоснование неполученных доходов правообладателя

Компенсация

Определение и обоснование расходов по восстановлению нарушенного права

И

Определение и обоснование дохода нарушителя

ИЛИ

Определение и обоснование неполученных доходов правообладателя

(3) Проведение ситуационного анализа и выявление возможных направлений нанесения ущерба

В случае если правонарушение идентифицировано, оценщик приступает к этапу (3) — проведению ситуационного анализа и выявлению возможных направлений нанесения ущерба, тогда как в отсутствие состава правонарушения его дальнейшие действия существенно зависят от целей заказчика.

Если основная и единственная цель оценки заказчика — получение компетентного заключения о масштабах ущерба для предъявления его в суд с требованием о возмещении нанесенного ущерба, работы могут быть остановлены на данном этапе.

Если же заказчику компетентное мнение необходимо для проведения внутренних процедур проверки эффективности и правильности принимаемых решений или для иных целей, то работы должны быть продолжены. Решение о приостановлении или продолжении работ принимается заказчиком.

На данном этапе проводится анализ, позволяющий оценщику выявить объекты оценки, т.е. определить возможные последствия выявленных правонарушений, установить, какие права заказчика могли пострадать, каким его активам нанесен реальный ущерб, в чем может проявиться упущенная выгода, каковы могут быть расходы на восстановление прав. Это — этап предварительного анализа ситуации, формирования информационного поля для идентификации убытков: оценщику необходимо максимально подробно исследовать негативные последствия для заказчика — как те, которые уже проявились (например, существенное снижение объема продаж в конкретном регионе без видимых причин, невыплата роялти, отказ от выплаты по лицензионным соглашениям или существенная задержка платежа и т.д.), так и те, которые могут выявиться впоследствии.

В связи с тем, что процессы, происходящие на рынках (продукции и услуг, связанных с товарными знаками), отличаются высокой сложностью и многофакторностью, не все из выявленных на данном этапе негативных для правообладателя последствий действительно будут результатом правонарушения. Возможно, часть из них вызвана рядом объективных факторов, проявившихся в момент противоправного деяния, но никак с ним не связанных. Примером может служить снижение объема продаж легальной продукции в связи с кризисом в отрасли, с сезонным снижением активности потребителей на рынке в целом, переключением потребителей на другие марки-заменители и т.п.

С другой стороны, правонарушение может лишь частично провоцировать наступление вреда для заказчика. Все эти ситуации нуждаются в более детальном исследовании и являются объектом анализа на этапе (4), когда должен быть установлен и изучен такой обязательный признак правонарушения, как причинно-следственные связи между правонарушением и нанесенным ущербом.

(4) Установление причинно-следственных связей между правонарушением и нанесенным ущербом

Один из наиболее важных этапов аналитической работы — это установление взаимосвязи между совершенным правонарушением и нанесенным ущербом. По каждому виду ущерба, выявленного в ходе третьего этапа, устанавливается: является ли он следствием правонарушений, установленных на втором этапе, и если да, то каких именно, а также в какой мере был ими вызван.

В ходе исследования должны быть выявлены те виды конфликтов интересов, реализация которых через правонарушения привела к нанесению ущерба правообладателю; на этой основе устанавливаются цели правонарушения; все это в совокупности с результатами второго и третьего этапов позволяет с необходимой точностью установить причинно-следственные связи между правонарушениями и убытками правообладателя товарного знака. В отсутствие таких связей невозможно доказать, что убытки стали следствием конкретных действий, а соответственно, и требовать его возмещения, в том числе в судебном порядке.

Полное понимание ситуации, начиная с целей противоправного поведения, включая само правонарушение, сбор и обработку необходимых данных о его юридическом составе, и заканчивая детальным анализом вредоносных последствий, позволяет оценщику перейти к заключительному этапу предварительной аналитической работы.

(5) Идентификация ущерба. Определение объекта/ объектов оценки.

Выявление необходимости экспертного анализа

В целом этот этап логически продолжает предыдущий, т.е. именно на этом этапе происходит окончательная идентификация убытков. Оценщик должен уточнить формы проявления вредоносных последствий и, исходя из этого, выявить объекты, которые подлежат оценке в целях определения размера вреда в денежном выражении. Этапы (4) и (5) особенно важны, поскольку они завершают блок предварительных аналитических процедур, формирующих базу для проведения оценки и основания для подачи требования о размере возмещения (убытков или размера компенсации).

На этом предварительная аналитическая работа заканчивается и оценщик переходит к следующему блоку работ — проведению оценки (см. Рис.2).

Однако следует отметить, что не во всех случаях предварительные работы оценщик проводит самостоятельно. Можно получить информацию о выявленных причинно-следственных связях и иных необходимых элементах у правоохранительных органов (при наличии у оценщика возможности ознакомиться с материалами дела).

Для проведения аналитических исследований могут привлекаться специализированные организации и независимые эксперты. Во всех иных случаях экспертные работы по идентификации правонарушения и связанного с ним ущерба, по выявлению причинно-следственных связей, приводящих к убыткам, должны проводиться оценщиком самостоятельно.

 
Рис.2. Последовательность этапов при проведении оценки

Этот блок работ завершается подготовкой оценщиком отчета об оценке ущерба (убытков, реального ущерба, упущенной выгоды, размера компенсации) правообладателя ТЗ, с которым связано правонарушение. Отчет может рассматриваться в качестве самостоятельного итогового документа, а также использоваться как база для подготовки экспертного заключения.

Соответственно, этот блок работ в отдельных случаях может быть завершающим. Однако в связи со сложностью аналитических процедур, необходимых для получения достоверного результата (при сопутствующей, как правило, правонарушениям информационной непрозрачности), более вероятным представляется сценарий, при котором потребуется подготовка экспертного заключения.

Перед началом собственно оценочных работ на основании проведенного анализа оценщик может дополнительно запросить недостающую информацию у правообладателя (правоохранительных или следственных органов) или обеспечить ее сбор самостоятельно, в зависимости от характера необходимых данных. Оценка последствий нарушения прав на товарные знаки может быть качественной лишь в том случае, если есть адекватная и достоверная информационная база. Существует и законодательное требование к качеству используемой оценщиком информации.

Так, в соответствии с п. 19 ФСО-1 [11] «Оценщик должен провести анализ достаточности и достоверности информации, используя доступные ему для этого средства и методы», а согласно п.4 ФСО-3 [13] «информация, приведенная в отчете об оценке, использованная или полученная в результате расчетов при проведении оценки, существенная с точки зрения стоимости объекта оценки, должна быть подтверждена (принцип обоснованности)».

Стандартами оценки, обязательными для применения всеми оценщиками, установлена обязательная последовательность действий при оценке, которая в обобщенном виде приведена на рисунке 2. Требования к проведению оценщиком оценки объекта оценки изложены в [11–13].

На основе полученных в рамках каждого из подходов к оценке результатов оценщик определяет итоговую величину стоимости объекта оценки, которая должна быть выражена в рублях в виде единой величины, если в договоре об оценке не предусмотрено иное. Эта величина может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.

Как правило, для целей возмещения убытков правообладателей товарных знаков в судебном порядке готовится экспертное заключение (см. Рис.3), которое является итоговым документом, содержащим основные сведения для подтверждения мнения оценщика (экспертной организации, эксперта или специалиста) о наличии противоправных действий, их связи с понесенными убытками, а также о формах их проявления и стоимостной оценке.

 
Рис. 3. Структура экспертного заключения

Экспертное заключение в первую очередь необходимо для более подробного обоснования стоимостной величины ущерба, уточнения его размеров, а также интерпретации результатов работы профессионального оценщика. Оно является важным документом, в котором должны быть раскрыты основные причинно-следственные связи между правонарушением и нанесенным в его результате ущербом, а также обоснована необходимость проведения дополнительных, по сравнению с отчетом об оценке, аналитических процедур и расчетов. В экспертном заключении (при его наличии) будет содержаться информация об итоговом значении объема ущерба. Как отмечено ранее, экспертный анализ, направленный на определение стоимостной величины ущерба, может носить самостоятельный и уточняющий характер.

Самостоятельный экспертный анализ целесообразен в случае, когда в силу специфики регулирования ущерб, нанесенный правообладателю, не может выступать объектом профессиональной оценки. Например, упущенная выгода, которая возникает как результат утраты возможности использования нематериального актива и, соответственно, получения дохода и др.

Уточняющий экспертный анализ используется в том случае, когда объектом профессиональной оценки и экспертного заключения была одна и та же величина: например, права иностранного предприятия на товарный знак, зарегистрированный на территории РФ, в ситуации, когда законным образом права на товарный знак на территории РФ не введены в гражданский оборот (нет лицензионных договоров с третьими лицами и договоров коммерческой концессии на территории РФ).

В этом случае результаты профессиональной оценки могут быть неточны в связи с отсутствием возможности использования доходного и сравнительного подходов к оценке, а результат, полученный на основании только затратного подхода, затруднительно признать достоверным.

Как правило, результаты экспертного анализа будут носить характер интервала возможных значений ущерба. Процедуры получения итогового значения объема ущерба с учетом результатов профессиональной оценки и экспертного заключения должны определяться оценочной/экспертной организацией самостоятельно.

Если экспертное заключение уточняет сумму ущерба, полученного в результате профессиональной оценки, будет целесообразно использовать расчет средневзвешенной величины ущерба. Весовые коэффициенты для результата профессиональной оценки и экспертных суждений подбираются с учетом достоверности результатов. При этом с учетом характера результатов, полученных при экспертной оценке, возможно определение итоговой стоимостной величины ущерба в виде интервала значений с установленными верхней и нижней границами.

Если экспертные оценки формируют сумму ущерба, дополнительную к основной сумме, выявленной в результате профессиональной оценки, то необходимо суммировать результаты. В этом случае также можно представить результаты в виде коридора значений, где минимальное значение может быть как результатом профессиональной оценки, так и суммой результатов профессиональной оценки и минимального значения, полученного экспертным путем, а максимальное значение — суммой результатов профессиональной оценки и верхней границы экспертных суждений. Уточнение результатов оценки проводится оценочной/экспертной организацией и должно быть обосновано.

В соответствии с предназначением экспертного заключения выделяют три части, которые обязательно должны входить в его состав:

  • аналитическая часть, содержащая выявление и доказательство наличия причинно-следственных связей между правонарушением и нанесенным ущербом;
  • экспертные оценки, содержащие необходимые расчеты и обоснования величины ущерба, определяемой экспертным путем;
  • расчет итоговой стоимостной величины ущерба.

Обобщенный алгоритм принятия решений в процессе обоснования размера убытков или компенсации

По результатам анализа судебной практики, автором предложен обобщенный алгоритм (см. рисунок 4) принятия решений в процессе сбора доказательств и обоснования размера убытков или компенсации. Предложенный алгоритм минимизирует издержки правообладателя по защите своих прав и интересов и состоит из девяти основных этапов:

(1). Поскольку для каждого типового случая были формализованы перечни для сбора необходимых для анализа убытков данных, то первый этап заключается в сборе первичной информации о нарушении и нарушителях.

(2). Экспресс-анализ величины возможных убытков — (3) или (4).

(3). Если величина возможных убытков меньше 5 млн.рублей, то переходим к процедуре расчета и обоснования компенсации (5).

(4). Если величина возможных убытков больше или равна 5 млн.рублей, то переходим к процедуре расчета и обоснования убытков (6).

(5). Проводится анализ достаточности данных для расчета убытков или компенсации собственными силами Правообладателя — (6) или (7)

(6). Если данных достаточно, то расчет обоснования убытков осуществляется собственными силами Правообладателя (9)

(7). Если данных недостаточно, то принимается решение о проведении дополнительных экспертиз: например, на сходство до степени смешения; товароведческая; о происхождении товара; об оценке убытков с помощью независимого оценщика; маркетинговые исследования (8)

(8). Получение документов по результатам специальных видов экспертиз

(9). Подготовка претензии или иска на основании собранных доказательств и расчетов.

 
Рис.4. Обобщенный алгоритм оценки убытков или размера компенсации

Диссертантом предлагается использовать обобщенный алгоритм, термины и процедуры в процессе разработки подзаконных актов и методических рекомендаций, определяющих в т.ч. единые требования к проведению судебных экспертиз и оценок убытков, связанных с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Использование предлагаемых алгоритмов и подходов позволяет правообладателям товарных знаков минимизировать свои затраты в процессе защиты своих прав и интересов, а также снизить риски по управлению товарными знаками как нематериальными активами.

3.2. Практические рекомендации по экономическому анализу и оценке убытков правообладателей ТЗ в условиях неопределенности

Упущенная выгода является составной частью убытков правообладателя товарного знака и имеет вероятностную природу. Неопределенность в прогнозах упущенной выгоды, в том числе из-за отсутствия исчерпывающей информации о нарушении и нарушителях, является определяющим фактором при выборе методологии оценки убытков и статуса исследователя-оценщика (оценщик, консультант, специалист, эксперт). На этом же этапе определяется, будут ли «убытки правообладателя» исследоваться как объект оценки с точки зрения ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», или же расчет и обоснование убытков (размера возмещения) будет готовиться и оформляться как результат консультационной или экспертной деятельности.

Например, крупная зарубежная фирма (правообладатель известного товарного знака по классам МКТУ, соответствующим продуктам питания) собрала и получила достоверную информацию о нарушителе (физическом лице), осуществившим незаконную предпринимательскую деятельность в течении 8 месяцев, связанную с изготовлением, транспортировкой, хранением, предложением к продаже и реализацией контрафактной продукции, а также об объеме нарушения в размере 50 тыс.упаковок контрафактной продукции, маркированной товарным знаком правообладателя.

Далее представители правообладателя, изучив материалы нарушения, определили, что будут возбуждать уголовное дело по ст.180 УК РФ. Для квалификации преступления по ст.180 УК РФ необходимо предоставить доказательства либо о многократном незаконном использовании товарного знака, либо о соответствии размера деяния крупному ущербу.

Если без специальных познаний и расчетов правообладатель (или дознаватель) определил, что размер деяния гарантированно превышает 250 тыс.рублей , то нет необходимости приглашать оценщика для квалификации деяния по ст.180 УК РФ (например, если единица контрафактной продукции стоит 25 рублей, тогда размер деяния как минимум составит 25 * 50000 = 1,25 млн.руб).

После вступления приговора в силу или в рамках уголовного процесса может быть заявлен гражданский иск о возмещении убытков правообладателя товарного знака или о возмещении компенсации вследствие правонарушения. В данном случае, при расчете цены иска целесообразно привлечь оценщика, который рассчитает размер убытков или размер компенсации для правообладателя и лицензиата .

На примере материалов реального уголовного дела (ст.180 УК РФ) продемонстрируем один из методических подходов оценивания ущерба (размера деяния) правообладателей товарного знака «ХХХ».

Ввиду принципиальной неопределенности ряда параметров расчет оценщика, как правило, проводится несколькими методами с использованием метода сценариев, а в отдельных случаях и с помощью прогнозирования поведения потребителей контрафактной продукции. Например:

  • оптимистический сценарий — исходящий из предположений оптимистического свойства в отношении поведения потребителя и расходов на необходимую (дополнительную) рекламу;
  • наиболее вероятный сценарий — исходящий из предположений, представляющихся оценщику наиболее вероятными в отношении поведения потребителя и расходов на необходимую (дополнительную) рекламу;
  • пессимистический сценарий — исходящий из предположений пессимистического свойства в отношении поведения потребителя и расходов на необходимую (дополнительную) рекламу.

Ситуация оценивания: нарушены права на известный товарный знак «ХХХ», нарушитель — индивидуальный предприниматель, который в нежилом помещении хранил, производил, расфасовывал и передавал в розничную сеть продукцию, маркированную товарным знаком «ХХХ». Во время следственных действий проведена контрольная закупка продукта в жестяных банках (в количестве 2472 банок), маркированных товарным знаком «ХХХ».

В процессе оценки использованы два способа определения упущенной выгоды. В первом — оценщик основывался на анализе убытков лицензиара и лицензиата только на основе количества контрафактной продукции, зафиксированной в контрольной закупке. Во втором — оценщик основывался на статистике продаж легальной продукции и доле контрафактной продукции за период с 2002 по 2005 год, прогнозе сценариев о периоде нарушения (от 703 до 1213 дней, рассчитано по данным следствия) и средней величине продажной цены 1 единицы контрафактной продукции без НДС за время нарушения.

Поведение потребителя, столкнувшегося с фактом продажи ему некачественного продукта известной торговой марки, определяется следующими основными факторами:

Таблица 11. Классификация потребителей и их возможной реакции

 

Описание фактора (группа потребителей)

Возможная реакция потребителей контрафактной продукции

Твердые сторонники марки

Низкая вероятность отказа, поскольку твердые сторонники знают качество данной марки и верно поймут негативный факт

Мягкие сторонники марки

Средняя вероятность отказа, поскольку мягкий сторонник марки имеет в запасе еще одну или несколько предпочитаемых марок и на фоне некачественного продукта может уделить этим конкурирующим маркам больше внимания

Пробующие марку

Высока вероятность полного отказа, поскольку человек, впервые пробующий марку и столкнувшийся с некачественной продукцией, вероятно, откажется от попыток использовать данную марку

Случайно купившие марку

Средняя вероятность отказа, поскольку человек, случайно купивший марку, может не связать данную марку с негативным фактом

Следует особо отметить, что наибольший ущерб правообладателю приносит отказ от потребления марки твердого сторонника, хотя сама вероятность отказа в таком случае невелика. В то же время в тех случаях, когда контрафактный продукт попадает в руки к потребителю, пробующему данную марку, ущерб оценивается как умеренный, поскольку не каждый пробующий марку станет твердым ее сторонником, хотя вероятность отказа в этом случае представляется наиболее высокой.

Численное моделирование качественно описанной выше ситуации достаточно сложно, поскольку мы не можем знать, к какой категории потребителей попала контрафактная продукция, насколько негативной была их реакция и как долго она продлится в плане отказа от потребления продукта.

Тем не менее, поведение потребителей, после знакомства с контрафактным продуктом, нельзя уложить в какие-то строго определенные правила. Если контрафактный продукт не является совершенно непригодным к потреблению, потребитель может этого и не заметить. Или (другой крайний случай) потом совсем не вернуться к марке, так как существует (как правило) достаточно большой выбор легальной продукции, который позволяет при необходимости найти замену.

Минимальное падение спроса на легальный продукт с учетом объема реализованного контрафактного продукта даже в оптимистическом сценарии не может быть нулевым. В любом случае, предположение, что на один контрафактный продукт приходится одна, две или три несовершенные покупки легального продукта — это именно предположение. Не факт, что потребитель вернется к марке снова, единожды купив продукт не соответствующий предъявляемым требованиям (и ожиданиям).

Существуют статистические данные по объему оттоков покупателей для разных товарных групп. Ситуация, когда потребители уходят и приходят, т.е. осуществляется постоянный отток и приток, достаточно стандартна и объясняется вполне понятными причинами. Например, потребителя не устраивают какие-то качественные параметры продукта, цена, могут быть проблемы с наличием товара в продаже и т.п. Важно отметить, что этот процесс абсолютно естественен и формируется под воздействием разных факторов (в т.ч. и наличием у марки контрафактных версий). Для «стандартной марки» на рынке продуктов питания в ситуации типичных колебаний реализации процент оттока покупателей варьируется от 1,5-до 2,5%.

Специалисты по маркетингу релевантных товарных групп полагают, что с учетом разовых воздействий контрафактной продукции этот показатель может возрасти до 3–5%. Разумеется, при условии, что доля контрафактной продукции в продажах данной конкретной марки существенна, и как следствие, она может оказывать выраженное негативное влияние на потребительское поведение.

В контексте обсуждаемой проблемы существенной долей контрафактной продукции, по мнению специалистов по маркетингу, можно считать долю, равную 1% от объема продаж легального товара.

Опираясь на данную систему предположений, можно определить различные уровни отказа от дальнейшего потребления продукта в результате покупки одной единицы контрафактного продукта, как отношение вероятного объема оттока покупателей к минимальной доле контрафактного продукта, способной вызвать эффект оттока:

Таблица 12. Параметры оттока потребителей для различных сценариев

 

Сценарий

Оптимистический

Наиболее вероятный

Пессимистический

Объем оттока покупателей в % от легального объема продаж (1)

2,5%

3%

5%

Мин. объем контрафактной продукции в % от легального объема продаж (2)

1%

1%

1%

Мин. уровень отказа (в единицах продукта) потребителя от приобретения легального продукта после покупки одной банки контрафакта (1)/(2)=(3)

2,5

3

5

В оптимистическом сценарии объем оттока взят в размере верхнего предела обычных колебаний реализации (по данным специалистов по маркетингу — 2,5%).

В наиболее вероятном сценарии объем оттока взят в размере нижнего предела разовых колебаний реализации в случае однократного появления на рынке контрафактного продукта (согласно экспертным оценкам специалистов по маркетингу — 3%).

В пессимистическом сценарии объем оттока взят в размере верхнего предела разовых колебаний реализации в случае однократного появления на рынке контрафактного продукта (согласно экспертным оценкам специалистов по маркетингу — 5%).

Таким образом, расчетное значение минимального объема потерь Лицензиата и Лицензиара в случае отказа потребителя от приобретения легального продукта после покупки одной единицы контрафактного продукта составляет для трех различных сценариев (оптимистический, наиболее вероятный и пессимистический): 2,5 банки, 3 и 5 банок соответственно.

По данным аналитиков до 25% реализуемого в нашей стране кофе — поддельная продукция. По данным, содержащимся в архивах Оценщика и полученным в ходе исследования рынка контрафактного кофе, доля контрафакта в общем объеме продаж за день легального кофе составляет от 2,6% до 12,2%:

В табличной форме (таблица 13) приведен расчет одним из способов, основанным на прогнозе периода (количества дней) нарушения, на расчетной доле контрафактной продукции в объеме продаж легальной продукции, рассчитанной по данным контрольной закупки (2472 банки), а также с учетом стоимости денег во времени по ставке рефинансирования ЦБ РФ на дату оценки.

На основании данных контрольной закупки (2472 банки) оценщиком сделано предположение о величине среднего значения объема продаж контрафактного кофе за 1 день нарушения. На основании данных правообладателя проведен расчет среднего объема продаж легального продукта из расчета за 1 день и на основании данных следствия построены три сценария длительности нарушения.

Таблица 13. Расчет убытков Лицензиара и Лицензиата

 

Параметры/сценарии

Пессимистический сценарий

Наиболее вероятный сценарий

Оптимистический сценарий

1. Период нарушения (кол-во дней), дней

703

(с 9 декабря 2002 года по 4 декабря 2004 года)

888

(с 9 декабря 2002 года по 5 ноября 2005 года)

1213

(с 1 июня 2002 года по 5 ноября 2005 года)

2. Объем продаж легальной продукции за период, млн.руб.

667,76

745,53

988,10

3. Количество арестованных банок (контр.закупка), шт

2472

2472

2472

4. Средняя цена 1 банки кофе без НДС, рублей

22,03

22,03

22,03

5. Потери от контрафактной реализации, млн.руб. (стр. 1 хстр. 3 хстр. 4)

38,29

48,36

66,06

6. Доля контрафакта (стр.5 / стр.2) — справочно

5,7%

6,5%

6,7%

7. Кол-во дней, прошедших с последней даты нарушения до даты оценки

356

20

20

8. Коэффициент учитывающий стоимость денег во времени

1,1268

1,0071

1,0071

9. Потери с учетом стоимости денег во времени (стр.5* стр.8), млн.руб

43,14

48,71

66,53

10. Затраты по восстановлению нарушенных прав (млн.руб), в т.ч.:

1,80

3,48

6,06

услуги эксперта-оценщика по оценке ущерба, млн.руб

0,07

0,07

0,07

затраты на рекламу в целях восстановления потребительского спроса, млн.руб

1,73

3,41

5,99

11. Итого, млн.рублей

44,94

52,19

72,59

12. Ранг (вес сценария)

2

3

1

13. Средневзвешенное значение ущерба Лицензиара и Лицензиата (без НДС), млн.руб

53,17

14. Потери Лицензиара от незаключенного лиц. договора (стр.9*2,5%), млн.руб

1,08

1,22

1,66

10. Средневзвешенное значение убытков Лицензиара (без НДС), млн.рублей

1,25

Расчетное значение убытков Лицензиара и Лицензиата на основании данных уголовного дела приведено в таблице 14.

Таблица 14. Итоговое значение ущерба Лицензиара и Лицензиата

 

 

Без НДС, млн.руб

С НДС, млн.руб

Итоговое значение, в т.ч.:

53,17

62,52

Ущерб Лицензиара

1,25

1,25

Ущерб Лицензиата

51,92

61,27

Вывод: сценарный подход и моделирование поведения потребителей в условиях повышенной неопределенности позволяет рассчитать убытки лицензиара и лицензиата в ситуации, когда затраты на рекламу и маркетинг продукции, маркированной товарным знаком «ХХХ», осуществляет только лицензиат. В этом случае размер убытков лицензиата существенно превышает размер убытков лицензиара. В данном примере — в 41 раз!

Рекомендации по совершенствованию стандартов и правил оценки

Отсутствие единства в терминологии («вред», «ущерб», «убытки»), а также согласованных в этой связи норм уголовного, гражданского и административного законодательства, порождают правовые и экономические проблемы в связи с фиксацией и оцениванием убытков правообладателей, предупреждением и пресечением правонарушений в области интеллектуальной собственности.
Сам правовой феномен «убытки» закреплен в действующем законодательстве в основном с помощью оценочных категорий, что создает дополнительные трудности на практике при их доказывании и расчете. К тому же ущерб должен быть установлен в каждом случае совершения правонарушения. Вред (ущерб) является обязательным условием возникновения юридического состава ответственности за причинение вреда, который включает в себя: противоправность действий причинителя вреда, вину этого лица и причинную связь между совершенным деянием и самим вредом (ущербом).

Методические и методологические проблемы оценки убытков правообладателей товарных знаков можно разделить на две составляющие: организационно-правовые и экономико-правовые.

К организационно-правовым проблемам необходимо отнести:

  • отсутствие нормативно закрепленных процедур по фиксации доказательств нарушений прав на ТЗ по видам незаконного использования, которые бы минимизировали издержки правообладателей и государства (правоохранительных органов);
  • отсутствие единого подхода в терминологии («ущерб», «убытки», «вред», «упущенная выгода», «крупный размер», «крупный ущерб», «значительный ущерб») в разрезе трех систем права: административного, уголовного и гражданского;
  • закрепление такого правового феномена как «убытки» в действующем законодательстве с помощью оценочных категорий.

К экономико-правовым проблемам можно отнести:

  • отсутствие в законодательстве «Об оценочной деятельности в РФ» формализации таких объектов оценки, как «убытки» и «размер возмещения»;
  • отсутствие в законодательстве «Об оценочной деятельности в РФ» специального вида стоимости, который мог бы быть применен при оценке убытков или размера возмещения (компенсации);
  • сложность и противоречивость федеральных стандартов оценки (ФСО 1–3) при оценке интеллектуальных прав и убытков правообладателей (или размера компенсации) от контрафакции;
  • дисбаланс интересов и издержек на рынке, который выражается, с одной стороны, высокими издержками правообладателей и государства при доказывании убытков и раскрытии преступлений, а с другой — низкими санкциями для нарушителей, по сравнению с получаемыми выгодами от нарушения прав на товарные знаки.

Для разрешения выявленных проблем и противоречий автором диссертационного исследования предложены формулировки и термины, которые целесообразно использовать в нормативных правовых актах РФ по оценочной деятельности, а также в стандартах и правилах саморегулируемых организаций оценщиков.

В частности, диссертантом предлагается внести изменение в статью 8 Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 года №135-ФЭ (в редакции Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ), которое расширяет случаи обязательного проведения оценки объектов оценки («при определении убытков или размера возмещения в случаях, установленных законом»).

Такая поправка позволит проводить оценку убытков правообладателей товарных знаков в рамках ФЗ-135 и использовать методологию профессиональной оценки для оценки убытков правообладателей интеллектуальных прав.

Статья 8. Обязательность проведения оценки объектов оценки

Проведение оценки объектов оценки является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям, в том числе:

  • при выкупе или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации изъятии имущества у собственников для государственных или муниципальных нужд;
  • при определении убытков или размера возмещения в случаях, установленных законом;
  • при проведении оценки объектов оценки в целях контроля за правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об исчислении налогооблагаемой базы.

Содержание термина «оценивание убытков от правонарушения» автор предлагает отразить в стандартах и правилах (или методических рекомендациях) СРО оценщиков в следующем виде:

Оценивание убытков от правонарушения — процесс установления величины причиненного правонарушением размера возмещения в денежном выражении в виде рыночной стоимости (а) работ и услуг по восстановлению нарушенного права, (б) стоимости утраченного имущественного права (или снижения стоимости имущественного права из-за правонарушения), а также

(в) упущенной выгоды в виде потенциального дохода от использования имущественных прав, который мог быть получен потерпевшим, однако не был получен в силу нарушения его прав.

Для того, чтобы в процессе оценки убытков (или размера компенсации) от нарушения интеллектуальных прав (в т.ч. прав на товарные знаки) можно было использовать подходы и методы профессиональной оценки, целесообразно дополнить область применения национальных стандартов оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов следующей формулировкой:

Стандарт может применяться для определения размера убытков (или размера возмещения), причиненных в связи с неправомерным использованием интеллектуальных прав.

В статье 5 Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 года №135-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ) убытки как объекты оценки в явном виде не описаны, но они, тем не менее, оцениваются оценщиками. С целью упорядочивания процедур оценки убытков правообладателей товарных знаков диссертантом предлагается следующая формулировка «убытков правообладателя товарного знака как объекта оценки»:

«Под убытками правообладателя товарного знака понимаются (а) расходы по восстановлению нарушенных прав, (б) стоимость утраченного имущественного права (реальный ущерб), а также (в) упущенная выгода в виде потенциального дохода от использования имущественных прав, если бы его права не были нарушены (но не менее дохода, полученного нарушителем)».

Одним из вариантов правового регулирования процесса идентификации и оценки убытков правообладателей является внесение поправок в законодательство об оценочной деятельности в РФ. Например, вместо конструкции из ст.5 ФЗ-135 «права требования, обязательства (долги)» соискателем предлагается использовать формулировку, аналогичную по смыслу и содержанию следующей:

Объектом оценки может выступать обязательство одного лица и право требования другого лица на совершение либо несовершение определенных действий в силу договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, определенных законодательством РФ.

Соискателем предлагается следующая формулировка объекта оценки для определения размера убытков правообладателей товарного знака «ХХХ»:

Объект оценки: Права требования, возникающие в результате нарушения исключительного права на товарный знак «ХХХ» лицензиара (св. № _____ от _ ._ . __ , класс МКТУ — ___ ) и прав лицензиата ООО «____ » (рег.№___ от _ ._ ._ ) в результате причинения ущерба со стороны ООО «НАРУШИТЕЛЬ» неправомерным использованием товарного знака «ХХХ» за период с мая 2006 года по июнь 2008 года по фактам выявления помещения по адресу : г. , ул.______ , в котором проводилось производство поддельного продукта «ХХХ» и его незаконная расфасовка в металлические банки (контрольная закупка ____ банок, обнаружено при осмотре помещения ________ банок, 95 гр), маркированные товарным знаком «ХХХ», и факту реализации поддельного кофе через торговую сеть (уголовное дело №__ ).

Формулировка цели и задачи оценки в договоре или в решении уполномоченного органа могла выглядеть следующим образом:

Цель оценки — определение стоимости убытков (размера возмещения) правообладателей от неправомерного использования товарного знака «ХХХ» в рыночных ценах по состоянию на дату проведения оценки.

Оценщиком решаются следующие задачи оценки: идентификация и описание объекта оценки; определение источников и способов сбора информации; получение и обработка данных с учетом общих (целесообразных) затрат на сбор и обработку информации; определение подходов и методов оценки; проведение расчетов с помощью (или обосновать отказ от использования) затратного, сравнительного и доходного подходов к оценке; проведение анализа и согласование полученных результатов; составление отчета об оценке.

Особенности методики оценки убытков правообладателей товарных знаков для целей судопроизводства

Считается, что возмещение убытков правообладателей является общим и основным видом ответственности при нарушениях, связанных с товарными знаками. Однако, отсутствие единых методик по оценке убытков (ущерба, упущенной выгоды, размера компенсации) правообладателей товарных знаков, а также анализ судебной практики говорят об обратном: в 40 случаях из 100 в удовлетворении требований правообладателей товарных знаков о взыскании убытков отказывается, а в положительных судебных решениях в 95-ти случаях из 100 взыскивалась компенсация в пользу истца, а не убытки.

Диссертантом выявлены особенности методических подходов к оценке убытков правообладателей товарных знаков для целей судопроизводства, которые определяются:

1. способом(ами) незаконного использования прав на товарные знаки (составом правонарушения) и применимым правом;

2. полнотой и достоверностью используемой в расчетах убытков (или компенсации) информации (исходных данных) о правонарушении и нарушителях;

3. выбором правообладателем способа защиты нарушенных прав;

4. статусом исследователя-оценщика (оценщик , консультант, специалист, эксперт).

5. состоянием нормативно-правового и методического обеспечения процесса сбора доказательств, фиксации нарушений и определения убытков (размера возмещения) правообладателей товарных знаков.

По мнению автора, именно первые три пункта (из вышеперечисленных) являются определяющими при выборе статуса исследователя-оценщика и методологии оценки размера возмещения (убытков или размера компенсации). Именно эти три пункта позволяют аргументировано ответить на вопрос: «Будут ли убытки (или размер компенсации) правообладателя исследованы как объект оценки в рамках Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ»?

За период с 1998 по 2009 г.г. диссертантом проведены оценки (расчеты) убытков правообладателей более чем по 20 товарным знакам и выявлены особенности процесса оценки убытков для целей судопроизводства.

Соискателем предложено решение по вопросу отнесения убытков к объектам оценки, а также получен ответ на вопрос: «В каких случаях убытки правообладателей товарных знаков являются объектом оценки с точки зрения ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»?».

Таблица 15. Являются ли убытки правообладателей объектом оценки?

 

Убытки как объект оценки согласно ФЗ-135

Если убытки можно однозначно описать как объект оценки согласно ФЗ-135 (объем нарушения; способы незаконного использования прав на товарный знак; период нарушения) и если имеется достоверная и полная информация о правонарушении и нарушителях, позволяющая использовать методологию профессиональной оценки, а также

Если заключен договор на оценку в соответствие с требованиями ст.10 ФЗ-135 или

Если есть определение суда или решение уполномоченного органа на проведение оценки.

Убытки как результат консультационной или экспертной деятельности

Если не заключен договор на оценку в соответствии с требованиями ст.10 ФЗ-135 или если нет иных оснований для проведения оценки (ст.9 ФЗ-135): определения суда, арбитражного суда, третейского суда, а также решения уполномоченного органа на проведение оценки.

Как отметил один из разработчиков четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации (Калятин Виталий Олегович): «... экономика должна обогащать право. Право должно следовать за экономическими потребностями и разрешать любой спор вне зависимости от того, указан предмет спора в гражданском праве или нет. Предмет гражданского права следует за общественными отношениями».

Применительно к теме исследования отметим, что если возникает вопрос, связанный с оценкой убытков правообладателей товарных знаков, то мы не можем отказаться от вопроса правового регулирования процесса идентификации и стоимостной оценки убытков только потому, что они (убытки) не указаны в явном виде как объект оценки в статье 5 Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ».

Потребность в обществе в оценивании убытков есть, есть проблемы при их оценке и возмещении (как в процессе судопроизводства, так и во внесудебном урегулирования убытков), есть потребность закрепить право на регулирование сферы оценки и возмещения убытков правообладателей.

В работе диссертанта [120] приведен пример судебного решения о возмещении убытков от нарушения прав на товарный знак «ФЕНАЗЕПАМ», где судом рассмотрены и приняты во внимание далеко не все составляющие убытков правообладателя. «Нетрудно заметить, что судом подсчитаны (в размере 2% от объема продаж) только неполученные правообладателем доходы от ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» при обычных условиях гражданского оборота (т.е. если бы был бы заключен с нарушителем лицензионный договор только на период нарушения, по которому ставка роялти составляла бы 2% от объема продаж). По данным Г. Смита рыночные ставки роялти при обычных условиях лицензионных соглашений (по классу «медицинские инструменты») варьировались от 1% до 8%, а в условиях урегулирования по суду — от 20% до 30%. В монографии А.Н. Козырева также отмечается, что в условиях принудительного лицензирования размер вознаграждения (ставка роялти) существенно выше, чем при обычных условиях гражданского оборота. В примере с ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ», по мнению автора, при определении размера возмещения судом не учтены:

  • Расходы правообладателя по восстановлению нарушенного права (по подготовке всех необходимых документов, по ведению судебного процесса, исполнительного производства, по осуществлению независимой оценки и розыскных мероприятий /сбора доказательств/, расходы на проведение экспертиз и информационное обеспечение);
  • Упущенная выгода в размере не меньшем, чем доходы нарушителя (выручка нарушителя от реализации препарата с использованием ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» составила 12,55млн.руб).»

Выявлены факты, являющиеся важными для целей выработки единых методических подходов в «делах о контрафакте», состоящие в том, что подозреваемый (обвиняемый) по факту незаконного использования прав на товарный знак нередко оказывается лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело о: мошенничестве (ст.159 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст.171 УК РФ), контрабанде (ст.188 УК РФ), изготовлении, сбыте поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использовании (ст.327–1 УК РФ). В подобных ситуациях возможна причинная связь между правонарушением и моральным вредом (вредом деловой репутации), а также возникновение требования о компенсации морального вреда. Естественно, для подобных случаев формализовать методику расчетов убытков правообладателей в рамках настоящего исследования не представляется возможным.

Процесс стоимостного оценивания убытков правообладателей от контрафакции (процедуры фиксации и сбора доказательств; выбор алгоритма и расчетной модели; проведение расчетов; и пр.), также как и терминология могут быть формализованы в рамках трехуровневой системы нормативно-правового и методического обеспечения, в том числе в форме корпоративных, отраслевых и национальных стандартов. Актуальность создания трехуровневой системы обусловлена:

  • многообразием форм легального и нелегального использования товарных знаков (по отраслям, географии, видам продукции и услуг);
  • многообразием различных по экономической природе и проявлению последствий нарушений прав на товарные знаки и форм убытков;
  • сложностями выявления, документального обоснования и расчета размера убытков в денежном выражении.

    Диссертантом предложено создание трехуровневой системы стандартом (методик) и правил по оценке убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции:

  • На национальном уровне целесообразно закрепить общие положения и подходы к оценке убытков в виде нормативных актов и поправок к действующему законодательству. В частности, предлагается внести поправки в ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» №135-ФЗ от 29 июля 1998 года и федеральные стандарты оценки [11–13];
  • На отраслевом уровне целесообразно выработать единые подходы к сбору информации о нарушениях и нарушителях (в т.ч. для целей постоянного мониторинга объема контрафактной продукции по сегментам рынка) в виде отраслевых стандартов;
  • На уровне предприятий-правообладателей целесообразно разработать рабочие методики, договора и стандарты, направленные на минимизацию издержек правообладателя по сбору доказательств и возмещению убытков в судебном или внесудебном порядке. Подобные методики могут являться важной составной частью лицензионных договоров и/или договоров коммерческой концессии (в т.ч. заключаемых между франчайзором и франчайзи).

Отсутствие аналитических данных по издержкам и выгодам от контрафакта для различных участников рынка (правообладатель — государство — потребитель — нарушитель) позволяет рекомендовать продолжить начатые исследования и провести специальные в т. ч. по анализу транзакционных издержек всех участников (по группам, сегментам, отраслям) рынка товарных знаков (и правообладателей, и нарушителей, и государства, и потребителей продукции) с целью выработки комплексного подхода по нахождению баланса интересов участников и обоснованию адекватного размера возмещения за нарушение.

Заключение

В соответствии с целью и задачами диссертационного исследования в работе сделаны следующие выводы и рекомендации:

1. Приватизация 90-х годов, развитие рынка программных продуктов, лицензионной торговли, постановка задачи перехода к инновационной экономике (экономике знаний), формирование и становление российских брендов, развитие рынка франчайзинга и интернета, создание госгорпораций «Роснанотех» и «Ростехнологии» привело к формированию национального рынка интеллектуальной собственности, в состав которого входит рынок товарных знаков. Не смотря на развитость рынка товарных знаков, лицензионных договоров и договоров коммерческой концессии, в основе которых лежат права на товарные знаки, в РФ практически отсутствует нормативная и методологическая база для стоимостной оценки прав на товарные знаки и убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции.

2. Исследование специфики товарных знаков как особых объектов оценки показывает, что в отличие от прав на результаты интеллектуальной деятельности, экономический эффект (прибыль, выгода) от использования товарного знака, а следовательно, и стоимость прав на него, формируется преимущественно не в сфере производства, а в сфере обмена. Такое отличие в ценообразовании интеллектуальных прав должно учитываться в разработке методологических подходов к стоимостной оценке прав на товарные знаки и убытков правообладателей от контрафакции.

3. В процессе оценки убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции могут быть использованы доходный, сравнительный и затратный подходы, в модификациях и сочетаниях, отражающих специфику решаемой задачи. Если в стоимостной оценке прав на товарные знаки основным подходом считается «доходный», то при оценке убытков правообладателей товарных знаков приоритетным является «затратный подход», поскольку одной из важнейших «составляющих убытков» являются «затраты на восстановление нарушенного права».

4. Специфика применения затратного подхода при оценке убытков правообладателей товарных знаков с учетом того факта, что получаемые выгоды от использования прав на товарный знак образуются не в сфере производства, а в сфере обмена, нашла свое отражение в предложенной соискателем расчетной «формуле убытков». Проведенные автором исследования и расчеты убытков правообладателей продуктовых брендов в РФ показали, что «рекламная и маркетинговая составляющая» (в расходах по восстановлению нарушенного права) может находиться в диапазоне от 4% до 9% от объема продаж «брендированной» продукции.

5. Действующие нормативно-правовые акты, стандарты и правила, регламентирующие оценочную деятельность в РФ, не учитывают специфику оценки прав на товарные знаки и вообще не применимы к оценке убытков правообладателей товарных знаков. Применение в отношении объекта оценки «убытки» видов стоимости, рекомендованных ФЗ-135 и ФСО 1–3, представляется необоснованным в силу законодательной специфики «убытков правообладателей товарных знаков» как объекта оценки. Целесообразно для таких объектов оценки как «убытки» (а также таких объектов, которые определяются через оценочные категории) восстановить термин «специальный вид стоимости», который ранее использовался в Постановлении Правительства РФ №519 от 6 июля 2001 г.

6. В целях развития нормативной и методологической базы оценки соискателем предложены: трехуровневая система стандартов (методик) по оценке убытков правообладателей от контрафакции (на национальном уровне целесообразно закрепить общие положения и подходы; на отраслевом уровне целесообразно выработать единые подходы к сбору информации; на корпоративном уровне целесообразно разработать рабочие методики, договора и стандарты, направленные на минимизацию издержек правообладателя по сбору доказательств и возмещению убытков), а также частные формулировки важных терминов: «убытки правообладателя товарного знака как объект оценки»; «оценивание убытков от правонарушения».

7. Одним из важных ресурсов совершенствования деятельности субъектов оценки является информационное обеспечение процессов оценки убытков правообладателей, которое включает в себя в том числе публикацию аналитических данных о коммерческих условиях лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии, договоров об уступке прав на товарные знаки. Эти данные, содержащие систематизированные сведения по отраслям, условиям сделок, размерам роялти, срокам договоров, объему передаваемых прав и другим важным параметрам, позволят оказать существенную методологическую помощь практикующим оценщикам и экспертам по оценке убытков, а также существенно повысить качество экспертиз и снизить сроки проведение таких оценок.

8. Проведенные автором исследования показали целесообразность разработки алгоритмов и процедур стоимостной оценки убытков (размера возмещения) правообладателей товарных знаков на основе: во-первых, положений нормативно-правовых актов РФ, раскрывающие понятия вред, убытки, ущерб и порядок их исчисления; во-вторых, законодательства «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методологии оценки стоимости интеллектуальных прав; в-третьих, теории и практики лицензионной торговли (когда размер убытков правообладателей может определяться на условиях принудительного лицензирования).

9. Расчет убытков правообладателей товарных знаков в денежном выражении может быть осуществлен в рамках: или профессиональной оценочной деятельности на основании ФЗ-135; или экспертной деятельности на основании решений уполномоченных судебных или следственных органов; или консультационной деятельности на основании договора на оказание консультационных услуг. По мнению соискателя, наиболее предпочтительным и методологически наиболее обоснованным является использование нормативно-методической базы, регламентирующей профессиональную оценочную деятельность в Российской Федерации.

Изложенные в диссертационном исследовании выводы и рекомендации были успешно применены соискателем на практике при оказании профессиональных услуг по экспертизе и оценке убытков правообладателей товарных знаков в рамках гражданского, уголовного и исполнительного судопроизводств.

Костин Александр                                                                                                                                                              http://www.cfin.ru